Una marca fuerte identifica de manera efectiva los productos o servicios en la mente de los consumidores, distinguiéndolos de los de los competidores y previniendo el uso de marcas similares que podrían causar confusión sobre el origen o la asociación. La fortaleza se determina por la distintividad de la marca —ya sea inherente o adquirida a través del significado secundario— y factores como el uso previo o el registro. Los tribunales otorgan una protección más amplia a las marcas más fuertes contra la infracción. Las evaluaciones de la fortaleza de la marca pueden ser subjetivas, ya que involucran el juicio humano basado en estímulos visuales, precedentes de casos y factores contextuales, lo que genera una posible variabilidad entre los examinadores de la PTO, los jueces o los expertos. El enfoque debe estar en el fundamento detrás de las categorizaciones más que en las clasificaciones absolutas.

Una marca se diferencia de un término genérico en que identifica una marca específica, mientras que un término genérico describe una clase entera de productos o servicios (p. ej., "diet cola" para refrescos, "lite beer," "super glue," "softsoap," "matchbox cars" o "supermarket"). Las etiquetas genéricas no son protegibles como marcas porque carecen de distintividad y deben permanecer disponibles para el uso público a fin de preservar el idioma. Incluso si una marca gana un reconocimiento generalizado, puede volverse genérica a través del "genericide" (p. ej., Aspirin, Escalator), perdiendo la protección por completo. El significado secundario no puede salvar los términos genéricos.

Las marcas pueden incorporar términos genéricos si se combinan con elementos distintivos. Por ejemplo, en "Wildside Pet Shop," el nombre completo puede estar protegido, pero "pet shop" debe ser objeto de disclaimer / renuncia por ser genérico, lo que permite que otros lo usen con diferentes componentes distintivos.

Para identificar la parte distintiva de una marca nominativa, separe el componente único de los identificadores genéricos o descriptivos. Por ejemplo, "Apple" es distintiva en "Apple Computers," mientras que "Computers" no lo es. En los jeans "Guess?," "Guess?" es el elemento distintivo. Algunas marcas son combinaciones totalmente distintivas (p. ej., "Trader Joe's" para mercados de alimentos), pero las terminaciones no distintivas siempre deben desestimarse al evaluar la fortaleza.

Evaluar la fortaleza legal de una marca nominativa implica evaluar el efecto general de la parte distintiva, incluyendo el sonido, la apariencia, los significados, el tipo de letra, el color, la forma, el uso y el momento. Las marcas se categorizan como distintivas (fuertes: protegibles inherentemente sin significado secundario) o no distintivas (débiles: marcas ordinarias protegibles solo con significado secundario). Las marcas fuertes reciben exclusividad a nivel nacional, mientras que las débiles obtienen protección local limitada contra la confusión. Las marcas que usan términos comunes pueden protegerse si la impresión general es distintiva, pero no los términos por sí solos. Las faltas de ortografía o los equivalentes extranjeros no hacen inherentemente distintivos a los términos ordinarios.

Las marcas distintivas son protegibles inherentemente y se consideran legalmente fuertes porque identifican de manera única las fuentes, fomentan el reconocimiento del consumidor e impresionan la memoria a través de la creatividad. Califican para el Registro Principal, y el alcance de la protección depende de la fama o la fortaleza: las marcas famosas (p. ej., Coca-Cola) pueden prevenir la dilución incluso sin confusión. Las variedades incluyen:

Otras formas de distintividad incluyen combinaciones creativas (p. ej., "Trader Joe's," "Pea in a Pod," "Double Rainbow" para helado, "Yahoo!" para servicios), dobles sentidos, arreglos poco comunes de términos ordinarios, apariencias innovadoras (p. ej., "Toys 'R' Us" estilizado, "Sc[i]3") o diseños novedosos aplicados a términos ordinarios.

Las marcas no distintivas carecen de distintividad inherente y reciben una protección inicial limitada, ya que son comunes, fácilmente adoptadas por los competidores y corren el riesgo de agotar el idioma si se restringen en exceso. Incluyen:

Las leyes estatales y federales de competencia desleal proporcionan protección limitada adicional para las marcas débiles contra usos confusos, especialmente si implican afiliación, lo que ayuda cuando la ley de marcas por sí sola es insuficiente.

Las marcas ordinarias o no distintivas pueden ganar protección y fortaleza a través del significado secundario: la asociación del consumidor con una sola fuente mediante el uso extenso, las ventas, la publicidad y la familiaridad (p. ej., "McDonald's," "Kentucky Fried Chicken," "Dependable Dry Cleaners," "American Airlines"). La evidencia incluye encuestas, volumen de ventas y gasto en publicidad. Una vez adquiridas, estas marcas son protegibles como las distintivas, pero su debilidad inicial limita la aplicación amplia.

Los términos compuestos son combinaciones de elementos, evaluados con base en el conjunto:

Los eslóganes son protegibles si son distintivos, ya sea inherentemente (p. ej., "Reach Out and Touch Someone" para servicios telefónicos) o a través del significado secundario. Evite las frases comunes (p. ej., "Why Pay More!") o las descriptivas (p. ej., "Finest Salsa"). Use promociones cortas y concisas y haga disclaimer / renuncia de las partes débiles en las marcas combinadas.

Para crear marcas distintivas, aproveche la ingeniosidad: palabras ordinarias en contextos inusuales (p. ej., "Camel" para cigarrillos, "Apple" para computadoras), combinaciones interesantes (p. ej., "Thistle Dew Inn"), diseños novedosos o pistas sugestivas sin descripción directa (p. ej., "Bloomers" para flores). Evite:

Las consideraciones de marketing son clave: las marcas deben ser cortas, vigorosas, fáciles de deletrear, pronunciables, memorables, gráficamente atractivas (sin guiones) y legalmente disponibles. Adáptelas a las necesidades del negocio, incluyendo la base de clientes (amplia/regional vs. selecta/nacional), la demografía (tono/estilo, sofisticado vs. directo), los hábitos de compra (simples para compras apresuradas, sutiles para las consideradas), el atractivo del producto (conveniencia/esencia/imagen), la diferenciación competitiva y los medios de publicidad/visibilidad. Use referencias extranjeras, mitológicas o literarias para audiencias de nicho o raíces simples para las amplias.

Para generar un buen nombre de marca, forme un comité, organice sesiones de lluvia de ideas, cree listas personales, realice concursos o use combinaciones. Desarrolle listas largas y cortas con base en criterios, verifique la disponibilidad del dominio y realice una autorización legal antes de finalizar.