Una carta/correo electrónico de cese y desistimiento (o demanda) es correspondencia que afirma o sugiere que usted está infringiendo potencialmente la marca de otro y le exige que deje de usar, o considere dejar de usar, la marca acusada. Debe tomarse en serio cualquier carta o correo de este tipo. Antes de decidir cómo proceder, considere las opciones que se describen a continuación.

Dado que existen varias formas de responder a una carta/correo electrónico de cese y desistimiento, y que cada una de estas opciones puede tener importantes ramificaciones legales, le recomendamos que consulte a un abogado con experiencia en litigios de marcas. Entre las opciones se encuentran:

(a) Si tiene una base para hacerlo, puede responder a la carta/correo electrónico y negar la infracción; o bien

(b) Puede responder solicitando pruebas más específicas de por qué el titular de la marca cree que usted está infringiendo su marca, incluyendo la exploración de las fechas del primer uso, si la marca está registrada a nivel federal y las áreas geográficas en las que se ha utilizado la marca.

Puede optar por no responder a la carta/correo electrónico o a las cartas/correos electrónicos de seguimiento. Algunas cartas/correos electrónicos de cese y desistimiento de marcas se envían con la esperanza de que algunos destinatarios se sientan engañados o intimidados para que dejen de utilizar la marca o paguen por ello, aunque no tengan por qué hacerlo. Sin embargo, la decisión de no responder no debe tomarse a la ligera porque no hacer nada conlleva cierto riesgo. Si más adelante se le declara responsable de infracción, el tribunal puede determinar que actuó con imprudencia y someterle a daños monetarios adicionales.

Puede negociar con el titular de la marca para obtener una licencia de uso de la marca en términos mutuamente aceptables, o para obtener un acuerdo de que usted no infringe la marca.

Es posible que desee demandar al titular de la marca para obtener una "sentencia declaratoria" que establezca que su marca no infringe la marca.

Un abogado con experiencia en litigios de marcas puede ayudarle a decidir entre estas y otras opciones y cómo ponerlas en práctica.

Recibir una carta/un correo electrónico, sin más, no significa que le hayan demandado. Generalmente, si se presenta una demanda federal contra usted, el titular de la marca debe entregarle dos documentos: (1) un documento llamado "demanda", que expone las reclamaciones presentadas contra usted; y (2) un documento llamado "citación". La "citación" la emite el secretario del tribunal e identifica el tribunal en el que se le ha demandado, contiene un número de caso identificativo y le indica cuándo debe responder formalmente a la demanda. La notificación suele hacerse entregándole los documentos personalmente o entregándoselos a un agente registrado de su empresa. Debido a este requisito de notificación, normalmente sabrá cuándo ha sido demandado.

El registro federal no es necesario para establecer los derechos de marca. Incluso si el registro de una marca caduca o se cancela, el titular de la marca puede seguir teniendo derechos de "common law" sobre la marca. Los derechos consuetudinarios surgen del uso real de una marca para productos o servicios concretos y pueden permitir al usuario consuetudinario impugnar con éxito el uso de otra parte ante un tribunal.

Aunque no está obligado a contar con un abogado para responder a una carta o correo electrónico de cese y desistimiento, un abogado puede ayudarle a comprender el alcance de sus derechos de marca y los puntos fuertes y débiles de las alegaciones contra usted. Aunque el asesoramiento y la representación por abogados pueden resultar caros, la asistencia de un abogado puede ser muy valiosa. Un abogado puede ayudarle a navegar por la negociación con su acusador y, en última instancia, ahorrarle costosos problemas legales adicionales.

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