En el mundo de las marcas, no todas son iguales. Algunas marcas gozan de amplia protección, mientras que otras no reciben ninguna. Una categoría que pertenece a este último grupo son las marcas genéricas. Pero, ¿por qué no pueden protegerse las marcas genéricas?

Una marca genérica se refiere al nombre o descripción común de un producto o servicio. Por ejemplo, términos como "leche", "pan" u "ordenador" se consideran genéricos cuando se utilizan en relación con esos productos. Estos términos forman parte del lenguaje cotidiano y son esenciales para que los competidores describan sus productos o servicios con precisión. Permitir que una empresa monopolice un término genérico restringiría injustamente a otras en el mercado.

La determinación de si un término es genérico implica una prueba en dos partes:

1. ¿Cuál es el género de los bienes o servicios en cuestión?

2. ¿El público pertinente entiende que el término cuyo registro se solicita se refiere principalmente a ese género de productos o servicios?

Por ejemplo, si una empresa quiere registrar el término "Computer Store" para un negocio de venta de ordenadores, el género sería servicios de venta al por menor de ordenadores. El público relevante entendería que "Computer Store" se refiere principalmente a este tipo de negocio, lo que hace que el término sea genérico e inelegible para la protección de la marca.

Si la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) emite una Acción de Oficina denegando una solicitud de marca por ser genérica, existen estrategias para superar esta conclusión. Un enfoque eficaz es argumentar que el público relevante no entiende inmediatamente que el término sea genérico.

1. Desafíe las pruebas:

El abogado examinador debe aportar "pruebas claras" de que el término es genérico. Puede alegar que las pruebas presentadas no cumplen esta norma. Por ejemplo, si las pruebas sólo incluyen algunos usos aislados del término en sentido genérico, se puede argumentar que esto no refleja una comprensión generalizada.

2. Marcas compuestas:

Cuando se trate de marcas compuestas (marcas formadas por varias palabras), argumente que el término combinado crea una impresión comercial única. El examinador debe demostrar que cada palabra del compuesto conserva su significado genérico al combinarse. Si la combinación da lugar a un significado distintivo, la marca puede ser susceptible de protección.

3. Percepción del consumidor:

Presentar pruebas que demuestren que los consumidores reconocen el término como una marca y no como un descriptor genérico. Puede tratarse de encuestas a consumidores, declaraciones de profesionales del sector o pruebas de un amplio uso del término en el sentido de marca registrada.

4. Significado secundario:

Demostrar que el término ha adquirido carácter distintivo a través de un significado secundario. Esto significa que, a pesar de ser inicialmente descriptivo o genérico, el término ha pasado a ser ampliamente reconocido como identificador de la fuente de sus productos o servicios. Esto suele implicar demostrar un uso amplio y exclusivo, una publicidad significativa y pruebas de reconocimiento por parte de los consumidores.

Consideremos un escenario hipotético. Supongamos que ha solicitado la marca "TechBooks" para una empresa que publica libros sobre tecnología. La USPTO emite una Acción de Oficina denegando el registro, argumentando que "TechBooks" es genérico para libros sobre tecnología.

Para superar esta negativa, podría:

1. Discutir el género:

Argumentar que el género de productos no es simplemente "libros sobre tecnología", sino una categoría más específica que "TechBooks" identifica de forma exclusiva.

2. Argumento compuesto:

Demostrar que "TechBooks" en su conjunto crea una impresión comercial distintiva y no es sólo la suma de sus partes.

3. Pruebas de la percepción del consumidor:

Aportar pruebas, como encuestas a consumidores, que demuestren que el público percibe "TechBooks" como una marca y no como un término genérico.

4. Significado secundario:

Presente pruebas de uso extendido, publicidad y reconocimiento para establecer que "TechBooks" ha adquirido carácter distintivo en el mercado.

Navegar por las complejidades de la ley de marcas puede ser todo un reto, especialmente cuando nos enfrentamos a una denegación del carácter genérico. Entender por qué las marcas genéricas no pueden ser protegidas y saber cómo argumentar eficazmente contra tales conclusiones puede suponer una diferencia significativa a la hora de garantizar los derechos de marca. Centrándose en la percepción del consumidor, cuestionando las pruebas y demostrando el significado secundario, puede superar los obstáculos de una denegación del carácter genérico y proteger con éxito su marca.