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Tasse di eliminazione nei rinnovi di marchio negli Stati Uniti

Non eliminare gli elementi non utilizzati comporta il rischio di dichiarazioni fraudolente che portano alla cancellazione dell’intera registrazione, con audit che potenzialmente impongono eliminazioni e oltre il 50% dei casi che risultano in protezioni r…

Cosa sono le tasse di eliminazione nei rinnovi di marchio negli Stati Uniti?

Le tasse di eliminazione sono oneri imposti dallo United States Patent and Trademark Office (USPTO) quando un titolare del marchio richiede la rimozione di specifici prodotti, servizi o intere classi da una registrazione attiva durante i processi di mantenimento post-registrazione, come il deposito di una dichiarazione d’uso Section 8 o di una dichiarazione Section 71 (per registrazioni di origine estera). Queste tasse aiutano a mantenere l’accuratezza del registro dei marchi assicurando che restino elencati solo gli elementi effettivamente in uso. Le eliminazioni possono avvenire volontariamente o a seguito di audit dell’USPTO, ma le tasse si applicano solo in circostanze specifiche, ad esempio dopo che una dichiarazione è stata depositata ma prima che venga accettata.

Quando sono richieste le tasse di eliminazione?

Le tasse di eliminazione sono richieste quando si chiede di rimuovere prodotti, servizi o classi dalla propria registrazione dopo aver presentato un deposito di mantenimento obbligatorio (ad es. dichiarazione Section 8 o 71) ma prima che l’USPTO lo accetti. Non viene addebitata alcuna tassa per le eliminazioni effettuate tramite una richiesta gratuita Section 7 tra i periodi di deposito di mantenimento o prima di presentare una dichiarazione. Le tasse si applicano anche durante il Post-Registration Audit Program dell’USPTO se è necessario eliminare elementi per conformarsi ai requisiti di prova d’uso. Eliminare tempestivamente gli elementi non utilizzati prima di depositare le dichiarazioni evita del tutto queste tasse.

Esempio: tasse di eliminazione per prodotti parziali all’interno di una classe

Per illustrare, si consideri un marchio ipotetico di abbigliamento chiamato "TrendWear" con una registrazione di marchio negli Stati Uniti nella classe internazionale 25 (abbigliamento). La registrazione elenca originariamente 10 diversi tipi di capi: t-shirt, pantaloni, camicie, cappelli, giacche, calzini, scarpe, cinture, sciarpe e guanti. Tuttavia, al momento del rinnovo (ad es. deposito di una dichiarazione d’uso Section 8), il marchio vende ancora solo t-shirt e ha cessato tutti gli altri capi.

Se TrendWear deposita la dichiarazione rivendicando l’uso per tutti e 10 gli elementi ma fornisce la prova solo per le t-shirt, ciò potrebbe portare a problemi come un audit o un rifiuto per rivendicazioni inesatte. Per correggere questa situazione durante la pendenza del deposito o in risposta a un audit, dovrebbe eliminare i nove capi non utilizzati (dai pantaloni ai guanti) dalla registrazione. Anche se si tratta di un’eliminazione parziale all’interno di una singola classe—e non della rimozione dell’intera classe—la tassa di eliminazione si applica comunque a $250 per quella classe. In alternativa, se elimina in modo proattivo gli elementi non utilizzati tramite una richiesta Section 7 prima di depositare la dichiarazione, non verrebbe addebitata alcuna tassa, preservando la registrazione esclusivamente per le t-shirt senza costi.

Questo esempio evidenzia che le tasse di eliminazione sono calcolate per classe interessata, indipendentemente dal fatto che si stiano rimuovendo tutti i prodotti/servizi in quella classe o solo alcuni di essi.

Cosa succede se non si eliminano i prodotti e servizi non utilizzati?

Non eliminare i prodotti o servizi non utilizzati prima di depositare una dichiarazione di mantenimento richiede di giurare sotto giuramento che il marchio è in uso continuato per *tutti* gli elementi elencati, il che può costituire frode se non vero. Ciò comporta il rischio di cancellazione dell’*intera* registrazione, non solo delle porzioni non utilizzate, potenzialmente lasciando il marchio senza protezione. Durante gli audit o le Office Action, l’USPTO può richiedere la prova d’uso; in assenza di essa, si dovranno eliminare gli elementi (e pagare le tasse) o si rischia la cancellazione parziale/totale. Le registrazioni obsolete minano inoltre l’affidabilità del sistema dei marchi per la notifica pubblica dei diritti.

Quali sono i rischi dell’audit?

Il Post-Registration Audit Program dell’USPTO, avviato nel 2017, seleziona in modo casuale o mirato le registrazioni (ad es. quelle con molti prodotti/servizi) per verificare l’uso in corso e l’integrità del registro. Se si è oggetto di audit, è necessario presentare prove d’uso (ad es. esemplari d’uso come etichette o pagine web) per elementi aggiuntivi oltre a quelli già depositati. Il mancato adempimento—ad esempio non rispondere entro sei mesi, non fornire prove o non pagare le tasse di eliminazione—può portare a Office Action, sovrattasse e, in ultima analisi, alla cancellazione della registrazione in tutto o in parte. Oltre il 50% delle registrazioni sottoposte ad audit risulta in eliminazioni o cancellazioni, riducendo l’ambito di protezione ed esponendo i titolari alla perdita di diritti.

Qual è il costo delle tasse di eliminazione?

A partire dal 2025, la tassa di eliminazione è di $250 per classe per i depositi elettronici tramite il Trademark Electronic Application System (TEAS) quando si rimuovono prodotti, servizi o classi durante la pendenza di una dichiarazione Section 8 o 71, o in risposta a un audit. Una sovrattassa per carenza di $100 può applicarsi se l’eliminazione sanisce una carenza del deposito in un periodo successivo. Queste si aggiungono alle tasse di rinnovo standard (ad es. $325 per classe per Section 8 e Section 9 combinate). Controllare sempre il tariffario dell’USPTO per gli aggiornamenti, poiché le tasse possono cambiare.

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