Una lettera/email di diffida (o di richiesta) è una corrispondenza che afferma o suggerisce che stai potenzialmente violando il marchio di un altro e richiede che tu cessi di usare, o prenda in considerazione di cessare di usare, il marchio contestato. Dovresti prendere sul serio qualsiasi lettera/email di questo tipo. Prima di decidere come procedere, considera le opzioni descritte di seguito.
Quali sono le mie opzioni?
Poiché esistono diversi modi per rispondere a una lettera/email di diffida, e ciascuna di queste opzioni può avere importanti conseguenze legali, ti consigliamo di consultare un avvocato esperto in controversie in materia di marchi. Tra le opzioni vi sono:
1. Rispondere
(a) Se hai un fondamento per farlo, puoi rispondere alla lettera/email e negare la violazione; oppure
(b) Puoi rispondere richiedendo prove più specifiche sul motivo per cui il titolare del marchio ritiene che tu stia violando il suo marchio, incluso l’esame delle date di primo uso, se il marchio è registrato a livello federale e le aree geografiche in cui il marchio è stato usato.
2. Non fare nulla
Puoi scegliere di non rispondere alla lettera/email o a eventuali lettere/email successive. Alcune lettere/email di diffida in materia di marchi vengono inviate nella speranza che alcuni destinatari siano indotti in errore o intimiditi a cessare l’uso o a pagare per l’uso anche se non è necessario farlo. Tuttavia, la decisione di non rispondere non dovrebbe essere presa alla leggera perché non fare nulla comporta alcuni rischi. Se in seguito vieni ritenuto responsabile di violazione, il tribunale potrebbe determinare che hai agito in modo sconsiderato e sottoporti a ulteriori danni pecuniari.
3. Negoziare
Puoi negoziare con il titolare del marchio una licenza per usare il marchio a condizioni reciprocamente accettabili, o per ottenere un accordo secondo cui non violi il marchio.
4. Intentare una propria causa
Potresti voler valutare di citare in giudizio il titolare del marchio per una “declaratory judgment” che affermi che il tuo marchio non viola il marchio.
Un avvocato esperto in controversie in materia di marchi può aiutarti a decidere tra queste e altre opzioni e come attuarle.
Ricevere una lettera/email dal titolare del marchio significa che mi è stata intentata una causa o che me ne verrà intentata una?
Ricevere una lettera/email, di per sé, non significa che ti è stata intentata una causa. In generale, se viene presentata una causa federale nei tuoi confronti, il titolare del marchio deve notificarti due documenti: (1) un documento denominato “complaint”, che espone le pretese avanzate nei tuoi confronti; e (2) un documento denominato “summons”. Il “summons” è emesso dal cancelliere del tribunale, identifica il tribunale in cui ti è stata intentata la causa, contiene un numero di causa identificativo e ti indica quando devi rispondere formalmente al complaint. La notifica avviene di solito consegnando i documenti a te personalmente o consegnando i documenti a un agente registrato per la tua attività. A causa di questo requisito di notifica, di solito saprai quando ti è stata intentata una causa.
Cosa succede se il marchio non è registrato a livello federale, o se la registrazione è scaduta o è stata cancellata?
La registrazione federale non è richiesta per stabilire i diritti sul marchio. Anche se una registrazione di marchio scade o viene cancellata, il titolare del marchio può continuare ad avere diritti di “common law” sul marchio. I diritti di common law derivano dall’uso effettivo di un marchio per determinati prodotti o servizi e possono consentire all’utente di common law di contestare con successo in tribunale l’uso da parte di un’altra parte.
Ho bisogno di un avvocato?
Sebbene non sia obbligatorio avere un avvocato per rispondere a una lettera/email di diffida, un avvocato può aiutarti a comprendere l’ambito dei tuoi diritti sui marchi e i punti di forza e di debolezza delle accuse nei tuoi confronti. Anche se la consulenza e la rappresentanza da parte di avvocati possono essere costose, l’assistenza di un avvocato può essere molto preziosa. Un avvocato può aiutarti a gestire la negoziazione con il tuo accusatore e, in ultima analisi, risparmiarti ulteriori costosi problemi legali.