Elke bestelling van de Markavo® merkaanvraagservice omvat een zoekactie in de Amerikaanse federale merkendatabase naar geregistreerde merken en in behandeling zijnde merkaanvragen. U moet echter voor de meeste merkaanvragen een common-lawonderzoek overwegen om het risico op toekomstige juridische problemen te verkleinen. Nadat u een bestelling heeft geplaatst voor een van onze merkenpakketten, vraagt u uw advocaat eenvoudig om ook een common-lawonderzoek uit te voeren, wat deze kan doen voor een extra $175.
Om de waarde van een common-lawonderzoek in één alinea samen te vatten, volgt hier een citaat rechtstreeks van het U.S. Patent and Trademark Office (USPTO):
Hoewel u niet verplicht bent een advocaat in te schakelen, kan een advocaat u toekomstige kostbare juridische problemen besparen door vóór het indienen van uw aanvraag een uitgebreid onderzoek uit te voeren naar federale registraties, staatsregistraties en niet-geregistreerde “common law”-merken. Uitgebreide onderzoeken zijn belangrijk omdat andere merkhouders beschermde wettelijke rechten kunnen hebben op merken die vergelijkbaar zijn met het uwe en die niet federaal zijn geregistreerd. Daarom verschijnen die merken niet in de Trademark Electronic Search System (TESS)-database van de USPTO, maar kunnen ze uiteindelijk toch het gebruik van uw merk verhinderen.
Uit “What can an attorney do for me?” van de USPTO
Om deze ideeën nader toe te lichten, leest u verder.
1. U loopt het risico te investeren in het opbouwen van een merk dat u in de toekomst kunt verliezen
Het merkenrecht werkt zowel op federaal niveau als op staatsniveau (elk van de 50 staten heeft eigen merkenwetten en jurisprudentie die in de loop der jaren is ontwikkeld). Merkrechten op staatsniveau ontstaan simpelweg door het starten van een bedrijf en het adverteren.
Wanneer u een federaal merk aanvraagt, streeft u naar landelijke, exclusieve rechten op uw merk. De USPTO zoekt echter alleen in de federale database naar vergelijkbare merken – het is dus heel goed mogelijk om een merk federaal te registreren waarop u geen rechten heeft, en dit kan tot desastreuze gevolgen leiden.
Stel bijvoorbeeld dat u zojuist SUPER SUDS bent gestart, een nieuw ambachtelijk zeepbedrijf, in het zonnige Californië. U heeft snel in de federale database gekeken, geen andere merken met dezelfde naam gevonden, een aanvraag naar de USPTO gestuurd, en binnen enkele maanden is uw merk zonder problemen geregistreerd. Merk veiliggesteld, u ging verder met uw leven.
Intussen zijn er een paar jaar verstreken, u heeft een geweldige website gebouwd op supersuds.com, u heeft een paar honderdduizend terugkerende klanten over het hele land, retailverkoop via derden, en u besteedt maand na maand aanzienlijke bedragen aan reclame om uw merk bekend te maken. Het werkt allemaal, mensen merken het op, de telefoon gaat roodgloeiend van de bestellingen, en uw bedrijf is zojuist positief belicht in een lifestyle-artikel in de New York Times. U overweegt meer medewerkers in te huren om aan de vraag te voldoen.
Dan ontvangt u een aangetekende brief van het advocatenkantoor DreamCrusher & DreamCrusher, LLP. Hun cliënt, SUPER SUDZ, een zeepbedrijf van twee personen dat alleen zeep verkoopt vanuit hun enige, kleine winkel in downtown Burlington, Vermont, zag uw geweldige artikel in de New York Times. Ze zijn allerminst blij dat u hun naam heeft gestolen. Ze hebben wat onderzoek gedaan en het blijkt dat zij al 8 volle jaren in bedrijf waren voordat u begon. Onder verwijzing naar schendingen van het merkenrecht van de staat Vermont, gebaseerd op het feit dat zij het merk eerder in gebruik hadden genomen dan u, eisen zij dat u onmiddellijk stopt met de verkoop van zeep onder het merk SUPER SUDS, anders dagen zij u voor de rechter wegens merkinbreuk.
U staat nu dus voor de keuze om ofwel uw naam te wijzigen, jaren aan merkwaarde te verliezen en uw terugkerende klantenbestand ernstig in verwarring te brengen, ofwel tienduizenden dollars uit te geven aan een rechtszaak, of te hopen dat SUPER SUDZ openstaat voor een redelijke schikking.
Omdat SUPER SUDZ nooit een federaal merk heeft aangevraagd, verscheen het niet in uw snelle merkonderzoek van de USPTO-database. U had geen manier om te weten dat zij bestonden. Had u maar een paar extra dollars uitgegeven aan een common-lawonderzoek toen u de kans had.
2. Een merkonderzoeksrapport helpt u te beschermen als u wordt aangeklaagd wegens merkinbreuk
Als u ooit wordt aangeklaagd wegens merkinbreuk, wilt u niet in een positie belanden waarin de wederpartij met succes kan betogen dat u willens en wetens inbreuk heeft gemaakt op hun merk. Een merkonderzoeksrapport is objectief bewijs dat u alles in het werk heeft gesteld om te verzekeren dat uw merk beschikbaar was voor landelijke registratie en dat uw keuze voor het merk redelijk was. Zonder onderzoeksrapport zal een bekwame advocaat betogen dat u willens en wetens de merkrechten van hun cliënt heeft genegeerd en gewoon bent doorgegaan zonder rekening te houden met de wet. Naast het moeten vinden van een nieuw merk en de verstoring die dat met zich meebrengt voor een lopend bedrijf, zijn bewuste inbreukmakers doorgaans aansprakelijk voor advocaatkosten (die van henzelf en van de wederpartij), gerechtskosten, winsten uit het merk waarop inbreuk is gemaakt, en schadevergoeding (soms verdrievoudigd).
Een common-lawonderzoeksrapport omvat lopende merkaanvragen en registraties bij de USPTO evenals aanvragen die dood en vervallen zijn. Verder doorzoekt ons common-lawonderzoek ook miljoenen websites en socialemedia-accounts op zoek naar vergelijkbare inhoud en vergelijkbare domeinnamen die iemand met superieure rechten op uw merk kunnen onthullen.
Naast de stappen die wij nemen bij het voltooien van een uitgebreid merkonderzoek, is er weinig meer dat u zou kunnen doen om te verzekeren dat een naam beschikbaar is voor registratie. Een onderzoeksrapport is 5 of 10 pagina's die een enorm verschil kunnen maken als u ooit voor de rechter komt te staan.
Conclusie
Het indienen en verkrijgen van een federaal merk zonder common-lawonderzoek is geheel mogelijk, maar brengt grote risico's met zich mee, die mogelijk pas na jaren of decennia aan het licht komen. Het is waarschijnlijk niet de moeite waard om uw toekomstige levensonderhoud te riskeren om nu een paar honderd dollar te besparen.