Introducció a la força de la marca
Una marca forta identifica de manera efectiva els productes o serveis a la ment dels consumidors, els distingeix dels competidors i impedeix l'ús de marques similars que podrien causar confusió sobre l'origen o l'associació. La força es determina per la distintivitat de la marca —ja sigui inherent o adquirida mitjançant el significat secundari— i per factors com l'ús previ o el registre. Els tribunals concedeixen una protecció més àmplia a les marques més fortes contra la infracció. Les avaluacions de la força de la marca poden ser subjectives, ja que impliquen un judici humà basat en estímuls visuals, precedents judicials i factors contextuals, la qual cosa pot generar variabilitat entre els examinadors del PTO, els jutges o els experts. L'atenció s'ha de centrar en el raonament que hi ha darrere de les categoritzacions, més que no pas en classificacions absolutes.
Una marca es diferencia d'un terme genèric en el fet que identifica una marca específica, mentre que un terme genèric descriu una classe sencera de productes o serveis (p. ex., «diet cola» per a refrescos, «lite beer», «super glue», «softsoap», «matchbox cars» o «supermarket»). Les etiquetes genèriques no es poden protegir com a marques perquè manquen de distintivitat i han de romandre disponibles per a l'ús públic per preservar la llengua. Fins i tot si una marca adquireix un reconeixement generalitzat, pot esdevenir genèrica mitjançant el «genericide» (p. ex., Aspirin, Escalator) i perdre tota la protecció. El significat secundari no pot salvar els termes genèrics.
Les marques poden incorporar termes genèrics si es combinen amb elements distintius. Per exemple, a «Wildside Pet Shop», el nom complet es pot protegir, però s'ha de renunciar a «pet shop» com a genèric, de manera que altres puguin usar-lo amb components distintius diferents.
Identificació i avaluació dels elements distintius d'una marca
Per identificar la part distintiva d'una marca denominativa, separeu el component únic dels identificadors genèrics o descriptius. Per exemple, «Apple» és distintiu a «Apple Computers», mentre que «Computers» no ho és. A «Guess?» jeans, «Guess?» és l'element distintiu. Algunes marques són combinacions totalment distintives (p. ex., «Trader Joe's» per a mercats d'alimentació), però les cues no distintives s'han de desestimar sempre a l'hora d'avaluar la força.
Avaluar la força jurídica d'una marca denominativa implica avaluar l'efecte global de la part distintiva, incloent-hi el so, l'aparença, els significats, el tipus de lletra, el color, la forma, l'ús i el moment. Les marques es classifiquen com a distintives (fortes: protegibles inherentment sense significat secundari) o no distintives (febles: marques ordinàries protegibles només amb significat secundari). Les marques fortes reben exclusivitat a tot el país, mentre que les febles obtenen una protecció local limitada contra la confusió. Les marques que usen termes comuns es poden protegir si la impressió global és distintiva, però no els termes per si sols. Les faltes d'ortografia o els equivalents estrangers no fan inherentment distintius els termes ordinaris.
Tipus de marques distintives
Les marques distintives són protegibles inherentment i es consideren jurídicament fortes perquè identifiquen de manera única l'origen, fomenten el reconeixement dels consumidors i impressionen la memòria mitjançant la creativitat. Es poden inscriure al Registre Principal, amb un abast de protecció que depèn de la fama o la força: les marques famoses (p. ex., Coca-Cola) poden impedir la dilució fins i tot sense confusió. Les varietats inclouen:
Termes encunyats (o de fantasia): Paraules inventades com «Blistex», «Kodak», «Exxon», «Rackafrax» o combinacions com «Unisys». Són les més fortes, úniques per al producte o servei, pronunciables i atractives, però requereixen màrqueting per construir reconeixement. Reben una protecció àmplia contra qualsevol ús comercial.
Marques arbitràries: Paraules ordinàries no relacionades amb els productes o serveis, que es fan memorables mitjançant la incongruència (p. ex., «Apple» per a ordinadors, «Camel» per a cigarrets, «Diesel» per a una llibreria, «Penguin» per a llibres). Són fortes i mereixen protecció per la creativitat invertida.
Marques suggestives: Suggereixen qualitats sense descriure-les de manera directa, i requereixen un salt mental (p. ex., «Roach Motel» per a trampes d'insectes, «Greyhound» per a autobusos, «Chicken of the Sea» per a tonyina, «Obsession» per a perfum, «Sharp's» per a cervesa no alcohòlica, «Intuit» per a programari, «Verbatim» per a discos, «Banana Republic» per a roba). Són fortes, però una mica més febles que les marques encunyades o arbitràries.
Altres formes de distintivitat inclouen combinacions creatives (p. ex., «Trader Joe's», «Pea in a Pod», «Double Rainbow» per a gelat, «Yahoo!» per a serveis), dobles sentits, arranjaments poc comuns de termes ordinaris, aparences innovadores (p. ex., «Toys 'R' Us» estilitzat, «Sc[i]3») o dissenys nous aplicats a termes ordinaris.
Tipus de marques no distintives (ordinàries)
Les marques no distintives no tenen distintivitat inherent i reben una protecció inicial limitada, ja que són comunes, fàcilment adoptades pels competidors i corren el risc d'esgotar la llengua si es restringeixen en excés. Inclouen:
Marques descriptives: Transmeten directament qualitats o ingredients (p. ex., «Whole Foods» per a queviures, «Slim-Fast» per a aliments dietètics, «Extra Strength Pain Reliever»).
Marques geogràfiques: Indiquen l'origen o la regió (p. ex., «Downtown Barber», «American Airlines»). Les enganyoses (p. ex., «Limoges» per a porcellana no francesa) no es poden protegir i són arriscades per a la publicitat falsa; les enganyosament maldescriptives (p. ex., «Lovee Lamb» per a seients sintètics, «Neapolitan» per a salsitxes de Florida) només poden obtenir protecció amb significat secundari.
Noms personals: Cognoms (p. ex., «Harris Sales», «Ford» per a cotxes) o noms complets (p. ex., «Paul Reed Smith Guitars»). Són febles fins que adquireixen significat secundari; els noms de pila o els malnoms són encara més febles, però es poden transmetre sense problemes de venda del negoci, evitant limitacions a l'ús familiar. Eviteu homònims famosos per prevenir la infracció.
Inicials: Depenen de les paraules subjacents (p. ex., «IBM» forta mitjançant el significat secundari; «AAA» feble).
Marques laudatòries, enganyoses o maldescriptives: Elogien qualitats (p. ex., «Tip-Top Pet Shop») o indueixen a error; les purament enganyoses no es poden protegir.
Abreviatures/acrònims: Es tracten com a paraules; són descriptives si transmeten el significat complet (p. ex., «ACLU»).
Termes estrangers: Equivalents a les traduccions a l'anglès (p. ex., «Le Sorbet» = «The Sherbet», descriptiu).
Marques alfanumèriques: Equivalents telefònics o de paraules (p. ex., «1-800-MATTRES» descriptiva); els dissenys es poden protegir si són distintius.
Les lleis estatals i federals de competència deslleial ofereixen una protecció limitada addicional per a les marques febles contra usos confusos, especialment si impliquen afiliació, i ajuden allà on la llei de marques per si sola és insuficient.
Guanyar força mitjançant el significat secundari
Les marques ordinàries o no distintives poden obtenir protecció i força mitjançant el significat secundari: l'associació dels consumidors amb una única font a través d'un ús extensiu, vendes, publicitat i familiaritat (p. ex., «McDonald's», «Kentucky Fried Chicken», «Dependable Dry Cleaners», «American Airlines»). Les proves inclouen enquestes, volum de vendes i despesa publicitària. Un cop adquirit el significat secundari, aquestes marques són protegibles com les distintives, però la seva feblesa inicial limita l'aplicació àmplia.
Termes compostos i eslògans
Els termes compostos són combinacions d'elements, avaluats en funció del conjunt:
Els compostos ordinaris són febles si són descriptius (p. ex., «Bette's Oceanview Diner»), però més forts si són evocadors (p. ex., «Houlihan's Old Place», «The Irish Sweep»).
Els fragments de paraules o les combinacions (p. ex., «Ultraswim», «Microsoft») depenen de l'ús; les suggestives són fortes (p. ex., «Ultraswim» per a xampú), mentre que les descriptives són febles (p. ex., «Bufferin» = aspirina tamponada). Els prefixos/sufixos sobreutilitzats (p. ex., «web-», «compu-») es debiliten a causa del seu caràcter comú.
Els eslògans es poden protegir si són distintius, ja sigui inherentment (p. ex., «Reach Out and Touch Someone» per a serveis telefònics) o mitjançant el significat secundari. Eviteu frases comunes (p. ex., «Why Pay More!») o descriptives (p. ex., «Finest Salsa»). Useu promocions curtes i concises i renuncieu a les parts febles en les marques combinades.
Directrius per crear marques fortes
Per crear marques distintives, aprofiteu l'enginy: paraules ordinàries en contextos inusuals (p. ex., «Camel» per a cigarrets, «Apple» per a ordinadors), combinacions interessants (p. ex., «Thistle Dew Inn»), dissenys nous o suggeriments sense descripció directa (p. ex., «Bloomers» per a flors). Eviteu:
Marques febles: termes ordinaris, descriptius o laudatoris difícils de protegir inicialment.
Traduccions dolentes, homònims o connotacions: eviteu significats negatius no desitjats (p. ex., «Pschitt» per a una beguda, el cotxe «Nova» en espanyol).
Semblança amb marques conegudes: risc d'infracció o dilució (p. ex., evitar prefixos «Mc» o arcs grocs com els de McDonald's).
Les consideracions de màrqueting són clau: les marques han de ser curtes, vigoroses, fàcils d'escriure, pronunciables, memorables, gràficament atractives (sense guions) i legalment disponibles. Adapteu-les a les necessitats del negoci, incloent-hi la base de clients (àmplia/regional vs. selecta/nacional), la demografia (to/estil, sofisticat vs. directe), els hàbits de compra (simples per a compres ràpides, subtils per a les meditades), l'atractiu del producte (conveniència/essència/imatge), la diferenciació competitiva i els mitjans publicitaris/visibilitat. Useu referències estrangeres, mitològiques o literàries per a públics de nínxol o arrels simples per als amplis.
Per generar un bon nom de marca, formeu un comitè, organitzeu sessions de pluja d'idees, creeu llistes personals, feu concursos o useu combinacions. Elaboreu llistes llargues i curtes basades en criteris, comproveu la disponibilitat del domini i feu una verificació jurídica abans de finalitzar.