En presentar una sol·licitud de marca dels EUA, un dels passos més crítics del procés és identificar amb precisió i de manera adequada els productes i serveis associats a la vostra marca. Aquesta selecció determina l’abast de la protecció de la vostra marca, afecta els possibles casos d’infracció de marca i influeix en la facilitat amb què podreu estendre la vostra marca a altres productes o serveis en el futur.

Un requisit vital de l’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) és que tots els productes i serveis enumerats a la vostra sol·licitud de marca s’han d’utilitzar en el comerç dels EUA abans que es pugui registrar la marca. Analitzem com podeu triar de manera efectiva els vostres productes i serveis per a una sol·licitud de marca reeixida.

Els productes i serveis es refereixen als productes o activitats específics que el vostre negoci ofereix sota la marca que sol·liciteu. Per exemple, si teniu una cafeteria, els vostres productes podrien incloure «grans de cafè» mentre que els vostres serveis podrien consistir a «proporcionar menjar i beguda».

L’USPTO utilitza un sistema de classificació internacional, la Classificació de Niça, per categoritzar els productes i serveis en 45 classes diferents: 34 per a productes i 11 per a serveis. Cada classe representa una categoria distinta de productes o activitats. Per facilitar aquest procés, l’USPTO proporciona una ID Master List, una eina que conté termes preaprovats que categoritzen els productes i serveis d’acord amb els estàndards de l’USPTO.

Comenceu fent una llista de tots els productes i serveis que el vostre negoci ofereix actualment sota la marca proposada. Sigueu tan específics i detallats com sigui possible. Un error comú és ser massa ampli o imprecís, cosa que pot comportar el rebuig per part de l’USPTO. L’ús de termes preaprovats de l’ID Master List de l’USPTO pot ajudar a garantir l’especificitat i l’alineació amb els requisits de l’USPTO.

Tot i que les vostres ofertes actuals són un bon punt de partida, també és igualment important tenir en compte els vostres plans de negoci futurs. Hi ha productes o serveis nous que planegeu oferir en els pròxims anys? Incloeu-los a la vostra sol·licitud sempre que tingueu una intenció de bona fe d’utilitzar la marca amb aquests productes o serveis addicionals.

Cada producte o servei s’ha d’assignar a una de les 45 classes definides a la Classificació de Niça. Sovint, una sola marca cobrirà diverses classes. Per exemple, un restaurant podria presentar sota la classe 43 per a «serveis de restaurant», però també sota la classe 30 per a «grans de cafè» si ven el seu propi cafè de marca.

No cal que feu la vostra pròpia recerca de classificació. El vostre advocat ho farà per vosaltres i definirà una estratègia amb vosaltres sobre com protegir millor la vostra marca. Pot utilitzar recursos com l’USPTO ID Master List per identificar termes específics i acceptats, cosa que garanteix un processament de la sol·licitud més ràpid i fluid.

L’ID Master List de l’USPTO és una eina valuosa per als sol·licitants que volen verificar la correcció de les seves classificacions de productes o serveis. Per utilitzar l’eina, seguiu aquests passos:

Perquè una marca es registri als EUA, la marca s’ha d’utilitzar en el comerç per a tots els productes i serveis identificats a la sol·licitud. «Ús en el comerç» significa que utilitzeu la marca per vendre els vostres productes o serveis entre estats o internacionalment.

En presentar una sol·licitud de marca, podeu presentar-la basant-vos en l’ús actual (Section 1(a)) o en la intenció d’ús (Section 1(b)). Si presenteu sota intenció d’ús, més endavant haureu de presentar una Statement of Use o una Amendment to Allege Use que demostri l’ús en el comerç per a cada producte o servei. Si no proveu l’ús amb tots els productes o serveis, es pot denegar la vostra sol·licitud o es pot reduir la vostra protecció només a aquells productes o serveis per als quals s’hagi provat l’ús.

Tingueu en compte que fer una declaració falsa a l’USPTO és un delicte federal i fer-ho farà que la vostra marca no sigui executable contra tercers i probablement es cancel·li. Per tant, sigueu honestos i precisos en especificar els productes o serveis que actualment utilitzeu o teniu intenció d’utilitzar en el comerç.

Una sol·licitud de marca és una instantània del vostre negoci en la data en què presenteu la sol·licitud. Els negocis s’expandeixen i creixen amb el temps cap a nous productes i serveis. Això fa que la gent cometi errors fatals en redactar les seves sol·licituds de marca.

Un enfocament comú que prenen els sol·licitants de marca no representats és revisar les marques registrades dels seus competidors i simplement copiar la totalitat dels seus productes i serveis a la seva pròpia sol·licitud. Això normalment no funciona perquè les empreses més antigues i establertes tindran ofertes de productes i serveis molt més àmplies en comparació amb un negoci nou. Compareu una empresa nova de roba esportiva amb Nike® i es pot imaginar ràpidament com l’estratègia de copiar no funcionarà.

Els termes de categoria amplis o vagues com ara «eines de gespa i jardí» poden comportar rebuigs o retards en el processament per part de l’USPTO. L’ús de descripcions específiques i preaprovades de l’USPTO ID Master List ajuda a agilitzar el procés de sol·licitud i redueix les possibilitats de rebuig a causa d’un llenguatge ambigu.

A més, copiar la descripció dels productes i serveis dels competidors probablement passarà per alt diferències importants entre negocis. L’oficina de marques es negarà a registrar sol·licituds en què els productes i serveis sol·licitats no coincideixin al 100% amb les proves presentades per demostrar l’ús en el comerç. És un error car gastar centenars de dòlars en taxes i esperar mesos per a una revisió, només per veure denegat el registre a causa d’una redacció descuidada.

La vostra sol·licitud de marca ha de reflectir quins productes i serveis heu venut realment als consumidors dels EUA si presenteu basant-vos en el vostre ús real.

Si presenteu basant-vos en la vostra intenció d’ús de la marca en el futur, la vostra sol·licitud ha de reflectir aquells productes que podreu vendre abans que s’esgotin les pròrrogues de termini per presentar una Statement of Use.

Tingueu en compte que, tot i que no enumereu cada article d’una classe que algun dia pugueu vendre, encara esteu protegits per la doctrina de la zona natural d’expansió. Obteniu drets amplis sobre una classificació i fins i tot classes relacionades, tot i que no estiguin enumerades explícitament a la vostra sol·licitud o registre.

Les grans empreses com Nike® i Starbucks® tenen literalment centenars de sol·licituds de marca i registres per als seus noms de marca principals. A mesura que llancen nous productes i serveis, tornen a l’oficina de marques. Nike® va començar amb sabates, però uns anys més tard van sol·licitar protegir NIKE per a roba esportiva, i després uns quants anys més tard per protegir NIKE com a marca per a aplicacions mòbils de seguiment del rendiment en la carrera.

El vostre negoci ha d’adoptar el mateix enfocament. No hi ha dreceres ni trucs per eludir els requisits d’ús en el comerç. El vostre negoci simplement ha de presentar noves sol·licituds per a nous productes i serveis a mesura que es llançen amb el temps.