Cada pedido de servicio de solicitud de marca Markavo® incluye una búsqueda en la base de datos federal de marcas de EE.UU. de solicitudes de marca registradas y pendientes. Sin embargo, usted debe considerar una búsqueda "common law" para la mayoría de las solicitudes de marca para reducir el riesgo de futuros problemas legales. Las búsquedas de marcas de derecho común están incluidas en nuestras solicitudes de nivel Premium y Autopilot (pero no en el plan Essentials más económico).

Para resumir el valor de una búsqueda de derecho común en un solo párrafo, aquí hay una cita directamente de la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO) :

Aunque no está obligado a contratar a un abogado, éste puede evitarle futuros y costosos problemas legales realizando una búsqueda exhaustiva de registros federales, registros estatales y marcas no registradas de "derecho común" antes de presentar su solicitud. Las búsquedas exhaustivas son importantes porque otros titulares de marcas pueden tener derechos legales protegidos sobre marcas similares a la suya que no estén registradas a nivel federal. Por lo tanto, esas marcas no aparecerán en la base de datos del Sistema de Búsqueda Electrónica de Marcas (TESS) de la USPTO, pero podrían impedirle el uso de su marca.

De "¿Qué puede hacer por mí un abogado?" de la USPTO

Para desgranar un poco más estas ideas, siga leyendo.

La ley de marcas opera tanto a nivel federal como estatal (cada uno de los 50 estados tiene sus propias leyes de marcas y jurisprudencia que se han desarrollado a lo largo de los años). Los derechos de marca a nivel estatal surgen con sólo abrir un negocio y hacer publicidad.

Cuando se solicita una marca federal, lo que se pretende es obtener derechos exclusivos sobre la marca en todo el país. Sin embargo, la USPTO sólo busca marcas similares en la base de datos federal, por lo que es perfectamente posible registrar a nivel federal una marca sobre la que no se tienen derechos, lo que puede dar lugar a resultados desastrosos.

Por ejemplo, imaginemos que acaba de crear SUPER SUDS, una nueva empresa de jabones artesanales, en la soleada California. Echó un vistazo rápido a la base de datos federal, no encontró ninguna otra marca con el mismo nombre, envió una solicitud a la USPTO y, en unos meses, su marca se registró sin problemas. Con la marca asegurada, siguió adelante con su vida.

Entretanto, han pasado unos cuantos años, has creado un sitio web impresionante en supersuds.com, tienes varios cientos de miles de clientes habituales en todo el país, distribución minorista a terceros y gastas sumas considerables en publicidad, mes tras mes, para dar a conocer tu marca. Todo funciona, la gente se da cuenta, el teléfono no para de sonar con pedidos y su negocio acaba de aparecer en un artículo sobre estilo de vida en el New York Times. Estás pensando en contratar a más empleados para hacer frente a la demanda.

Entonces recibes por correo una carta certificada del bufete de abogados DreamCrusher & DreamCrusher, LLP. Su cliente, SUPER SUDZ, una empresa de jabones formada por dos personas que sólo vende jabón en su pequeña tienda del centro de Burlington (Vermont), vio tu magnífico artículo en el New York Times. No están muy contentos de que les hayas robado el nombre. Han investigado un poco y resulta que llevaban 8 años en el negocio antes que tú. Alegando una infracción de la ley de marcas del estado de Vermont, basada en el hecho de que ellos empezaron a utilizar la marca antes que tú, te exigen que dejes inmediatamente de vender jabón con la marca SUPER SUDS o te llevarán a los tribunales por infracción de marca.

Por lo tanto, ahora se enfrenta a la decisión de cambiar de nombre, perder años de valor de marca y confundir gravemente a su clientela habitual, o gastar decenas de miles de dólares en un litigio o aferrarse a la esperanza de que SUPER SUDZ pueda llegar a algún tipo de acuerdo razonable.

Al no haber solicitado nunca una marca federal, SUPER SUDZ no aparecía en su búsqueda rápida de marcas en la base de datos de la USPTO. No tenía forma de saber que existían. Si al menos te hubieras gastado unos dólares extra en una búsqueda de marcas de derecho común cuando tuviste la oportunidad.

Si alguna vez le demandan por infracción de marca, no querrá encontrarse en una posición en la que la otra parte pueda argumentar con éxito que usted infringió su marca a sabiendas. Un informe de búsqueda de marcas es una prueba objetiva de que usted hizo todo lo que estuvo en su mano para asegurarse de que su marca estaba disponible para su registro en todo el país y de que su adopción de la marca fue razonable. Sin un informe de búsqueda, un abogado experto va a argumentar que usted ignoró deliberadamente los derechos de marca de su cliente y siguió adelante sin tener en cuenta la ley. Además de tener que encontrar una nueva marca y el trastorno que ello supondrá para un negocio en marcha, los infractores a sabiendas suelen tener que pagar los honorarios de los abogados (suyos y de la otra parte), las costas judiciales, los beneficios de la marca infringida y los daños y perjuicios (a veces triplicados).

Un informe de búsqueda en el common law cubre las solicitudes de marca vivas y el registro en la USPTO, así como las solicitudes muertas y abandonadas. Además, nuestra búsqueda del derecho consuetudinario también examina millones de sitios web y cuentas de redes sociales en busca de contenidos similares y nombres de dominio parecidos que puedan revelar que alguien tiene derechos superiores sobre su marca.

Más allá de los pasos que damos para completar una búsqueda exhaustiva de marcas, hay poco más que usted pueda hacer para asegurarse de que un nombre está disponible para su registro. Un informe de búsqueda de 5 o 10 páginas puede suponer una gran diferencia si alguna vez se encuentra ante un tribunal.

Presentar y adquirir una marca federal sin una búsqueda en el common law es totalmente posible, pero conlleva grandes riesgos, que pueden no surgir hasta pasados años o décadas. Probablemente no merezca la pena arriesgar su futuro medio de vida para ahorrarse ahora unos cientos de dólares.