In de wereld van merken zijn niet alle merken gelijk. Sommige merken krijgen ruime bescherming, terwijl andere helemaal geen bescherming ontvangen. Een categorie die tot die laatste groep behoort, zijn generieke merken. Maar waarom komen generieke merken niet in aanmerking voor bescherming? Generieke termen ondermijnen eerlijke concurrentie doordat ze anderen in de branche beletten de noodzakelijke taal te gebruiken om hun eigen waren of diensten te beschrijven.

Generieke termen zijn woorden of zinnen die een brede categorie producten of diensten definiëren in plaats van een specifieke herkomst te onderscheiden. Ze worden niet beschermd onder het merkenrecht, omdat het verlenen van exclusiviteit op dergelijke termen eerlijk gebruik in de handel zou belemmeren.

Een generiek merk verwijst naar de gangbare naam of beschrijving van een product of dienst. Zo worden termen als "milk," "bread," of "computer" als generiek beschouwd wanneer ze in relatie tot die producten worden gebruikt. Deze termen maken deel uit van de alledaagse taal en zijn essentieel voor concurrenten om hun waren of diensten nauwkeurig te beschrijven. Als één bedrijf een generieke term zou monopoliseren, zou dat anderen op de markt oneerlijk beperken. Het woord 'plumbing' is bijvoorbeeld generiek wanneer het wordt gebruikt om loodgietersdiensten te beschrijven, omdat het de aangeboden dienst rechtstreeks beschrijft. Evenzo is de term 'queso,' gebruikt voor voedingsproducten zoals kaas, generiek omdat het een categorie voedsel beschrijft.

De vaststelling of een term generiek is, omvat een tweedelige toets:

1. Wat is het genus van de waren of diensten in kwestie?

2. Wordt de term waarvan registratie wordt gevraagd door het relevante publiek voornamelijk begrepen als verwijzing naar dat genus van waren of diensten?

Als een bedrijf bijvoorbeeld de term "Computer Store" als merk wil registreren voor een onderneming die computers verkoopt, zou het genus computerdetailhandelsdiensten zijn. Het relevante publiek zou "Computer Store" voornamelijk begrijpen als verwijzing naar dit type onderneming, waardoor de term generiek is en niet in aanmerking komt voor merkbescherming.

Wanneer u een merk aanvraagt, kan het kiezen van een onderscheidende en niet-generieke term vanaf het begin het proces vereenvoudigen. Het volgen van beste praktijken kan helpen problemen met generiek karakter te voorkomen.

Als het United States Patent and Trademark Office (USPTO) een Office Action afgeeft waarin een merkaanvraag wordt geweigerd op grond van generiek karakter, zijn er strategieën om deze vaststelling te overwinnen. Een effectieve aanpak is te betogen dat het relevante publiek de term niet onmiddellijk als generiek begrijpt.

1. Het bewijs betwisten:

De examiner moet "duidelijk bewijs" leveren dat de term generiek is. U kunt betogen dat het overgelegde bewijs niet aan deze maatstaf voldoet. Als het bewijs bijvoorbeeld slechts enkele geïsoleerde gebruiken van de term in generieke zin omvat, kunt u betogen dat dit geen wijdverbreid begrip weerspiegelt.

2. Samengestelde merken:

Wanneer u te maken hebt met samengestelde merken (merken die uit meerdere woorden bestaan), betoog dan dat de gecombineerde term een unieke commerciële indruk wekt. De examiner moet aantonen dat elk woord in de samenstelling zijn generieke betekenis behoudt wanneer het wordt gecombineerd. Als de combinatie tot een onderscheidende betekenis leidt, kan het merk in aanmerking komen voor bescherming. Het combineren van een generieke term zoals 'plumbing' met een uniek woord of logo, zoals 'AquaTech Plumbing,' kan bijvoorbeeld een beschermbaar merk opleveren.

3. Consumentenperceptie:

Leg bewijs over waaruit blijkt dat consumenten de term als een merk herkennen en niet als een generieke beschrijving. Dit kan bestaan uit consumentenenquêtes, verklaringen van professionals uit de branche, of bewijs van uitgebreid gebruik van de term in merkenrechtelijke zin.

4. Secundaire betekenis:

Toon aan dat de term onderscheidend vermogen heeft verkregen door secundaire betekenis. Dit betekent dat de term, hoewel deze aanvankelijk beschrijvend of generiek was, algemeen wordt herkend als een herkomstaanduiding voor uw waren of diensten. Dit houdt doorgaans in dat u uitgebreid en exclusief gebruik, aanzienlijke reclame en bewijs van herkenning door consumenten aantoont.

Laten we een hypothetisch scenario bekijken. Stel dat u het merk "TechBooks" hebt aangevraagd voor een bedrijf dat boeken over technologie uitgeeft. Het USPTO geeft een Office Action af waarin de registratie wordt geweigerd, met het argument dat "TechBooks" generiek is voor boeken over technologie.

Om deze weigering te overwinnen, zou u het volgende kunnen doen:

1. Het genus betwisten:

Betoog dat het genus van de waren niet eenvoudigweg "boeken over technologie" is, maar een specifiekere categorie die "TechBooks" uniek identificeert.

2. Argument over de samenstelling:

Toon aan dat "TechBooks" als geheel een onderscheidende commerciële indruk wekt en niet slechts de som van de delen is.

3. Bewijs van consumentenperceptie:

Leg bewijs over, zoals consumentenenquêtes, waaruit blijkt dat het publiek "TechBooks" als een merknaam waarneemt en niet als een generieke term.

4. Secundaire betekenis:

Leg bewijs over van uitgebreid gebruik, reclame en herkenning om vast te stellen dat "TechBooks" onderscheidend vermogen heeft verkregen op de markt.

Het navigeren door de complexiteit van het merkenrecht kan uitdagend zijn, vooral wanneer u te maken krijgt met een weigering wegens generiek karakter. Begrijpen waarom generieke merken niet in aanmerking komen voor bescherming en weten hoe u effectief tegen dergelijke vaststellingen kunt argumenteren, kan een groot verschil maken bij het veiligstellen van merkrechten. Door u te richten op consumentenperceptie, het bewijs te betwisten en secundaire betekenis aan te tonen, kunt u de hindernissen van een weigering wegens generiek karakter overwinnen en uw merk succesvol beschermen.