Markavo werkt wereldwijd samen met advocaten en advocatenkantoren om hen te helpen de merken van hun cliënten in de VS te beschermen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.
Welke soorten aanvragen kunnen worden ingediend?
In de Verenigde Staten kunnen merkaanvragen worden ingediend voor:
Woordmerken: Merken die uitsluitend bestaan uit woorden, letters of cijfers, zonder een specifiek lettertype, grootte of kleur.
Beeldmerken: Merken die gestileerde tekst, logo's of andere grafische elementen bevatten.
Gecombineerde merken: Merken die zowel woord- als beeldelementen bevatten.
Dienstenmerken: Vergelijkbaar met merken, maar gebruikt om diensten te identificeren en te onderscheiden in plaats van waren.
Collectieve merken: Gebruikt door leden van een coöperatie, vereniging of andere collectieve groep om zichzelf te identificeren met een bepaalde standaard of organisatie.
Certificeringsmerken: Geven aan dat waren of diensten voldoen aan bepaalde normen die zijn vastgesteld door de certificerende organisatie.
Wat is de grondslag voor het indienen van een merkaanvraag?
Het United States Patent and Trademark Office (USPTO) erkent verschillende grondslagen voor het indienen van een merkaanvraag:
Gebruik in de handel (§1(a)): Het merk wordt al gebruikt in de handel in verband met de waren/diensten die in de aanvraag zijn vermeld.
Voornemen tot gebruik (§1(b)): De aanvrager heeft een bona fide voornemen om het merk in de handel te gebruiken, maar heeft dat nog niet gedaan.
Buitenlandse aanvraag (§44(d)): De aanvrager heeft binnen zes maanden voorafgaand aan de Amerikaanse indiening een buitenlandse aanvraag voor hetzelfde merk ingediend in het land van herkomst.
Buitenlandse registratie (§44(e)): De aanvrager is houder van een buitenlandse registratie voor hetzelfde merk.
Uitbreiding van bescherming onder het Madrid Protocol (§66(a)): De aanvrager verzoekt om uitbreiding van een internationale registratie naar de VS.
Wat zijn de vereisten om een indieningsdatum te verkrijgen?
Om een indieningsdatum te verkrijgen, moet een merkaanvraag het volgende bevatten:
Naam en adres van de aanvrager: Volledige wettelijke naam en adres van de entiteit of persoon die de aanvraag indient.
Duidelijke afbeelding van het merk: Een weergave van het te registreren merk.
Lijst van waren/diensten: Een specifieke identificatie van de waren/diensten die bij het merk horen.
Grondslag voor indiening: Specificatie van de indieningsgrondslag, zoals gebruik in de handel of voornemen tot gebruik.
Aanvraagleges: Betaling van de juiste indieningsleges voor elke klasse van waren/diensten.
Aan welke aanvullende vereisten moeten alle aanvragen voldoen om tot registratie over te gaan?
Naast de initiële indieningsvereisten moeten alle merkaanvragen aan het volgende voldoen:
Gebruiksbewijs: Voor aanvragen op basis van gebruik is een gebruiksbewijs vereist dat daadwerkelijk gebruik in de handel aantoont.
Gebruiksverklaring/verklaring van voornemen: Een geverifieerde verklaring waarin het gebruik of het voornemen tot gebruik van het merk in de handel wordt bevestigd.
Duidelijke beschrijving: Een gedetailleerde beschrijving van het merk, met name voor beeldmerken.
Classificatie: Juiste classificatie van waren/diensten volgens de Overeenkomst van Nice.
Onderscheidend vermogen: Het merk moet in staat zijn de waren/diensten van de aanvrager te onderscheiden van die van anderen.
Welke aanvullende vereisten gelden voor aanvragen op basis van gebruik?
Voor aanvragen op basis van gebruik in de handel (§1(a)) gelden de volgende aanvullende vereisten:
Daadwerkelijk gebruik in de handel: Het merk moet op het moment van indiening daadwerkelijk in de handel worden gebruikt.
Gebruiksbewijs: Indiening van één gebruiksbewijs per klasse waarop het merk is weergegeven zoals het in de handel wordt gebruikt.
Datums van eerste gebruik: Vermelding van de datums van eerste gebruik van het merk waar dan ook en in de handel.
Welke aanvullende vereisten gelden voor aanvragen op basis van voornemen tot gebruik?
Voor aanvragen op basis van voornemen tot gebruik (§1(b)) gelden de volgende aanvullende vereisten:
Verklaring van voornemen: Een bona fide voornemen om het merk in de handel te gebruiken.
Amendment to Allege Use/verklaring van gebruik: Indiening van een Amendment to Allege Use of een verklaring van gebruik samen met gebruiksbewijzen nadat het merk in de handel is gebruikt, maar vóór registratie.
Verlengingsverzoeken: Maximaal vijf verlengingen van zes maanden om de verklaring van gebruik in te dienen indien het merk nog niet in de handel is gebruikt.
Wat gebeurt er nadat de aanvraag is ingediend?
Zodra een merkaanvraag is ingediend:
Onderzoek: Het USPTO onderzoekt de aanvraag op naleving van de indieningsvereisten en mogelijke conflicten met bestaande merken.
Office Actions: De examiner kan Office Actions uitvaardigen waarin om verduidelijking wordt gevraagd of waarin weigering op verschillende gronden wordt uitgesproken.
Publicatie voor oppositie: Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het merk gepubliceerd in de Official Gazette, zodat derden binnen 30 dagen oppositie kunnen instellen tegen de registratie.
Notice of Allowance: Voor aanvragen op basis van voornemen tot gebruik wordt een Notice of Allowance afgegeven na succesvolle oppositieprocedures of indien geen oppositie is ingesteld.
Registratiecertificaat: Als aan alle vereisten is voldaan en geen oppositie slaagt, gaat het merk over tot registratie en wordt een registratiecertificaat afgegeven.
Goedgekeurd voor publicatie (Approved for PUB): Deze status geeft aan dat de examiner van het USPTO uw aanvraag heeft goedgekeurd na het oplossen van eerdere kwesties, ter voorbereiding op de publicatiefase.
Aan de minimumvereiste voldaan: Geeft aan dat alle onderzoekskwesties zijn behandeld en dat de aanvraag in aanmerking komt voor publicatie, als bevestiging van de vrijgave voor de volgende fase.
Gepubliceerd voor oppositie: Deze fase omvat een verplichte oppositietermijn van 30 dagen waarin het USPTO het merk publiceert in de Official Gazette, zodat derden de registratie desgewenst kunnen aanvechten.
Hoe lang duurt het gewoonlijk voordat een aanvraag tot registratie komt?
De doorlooptijd van een merkaanvraag tot registratie varieert, maar doorgaans:
Eerste onderzoek: 3 tot 4 maanden na indiening.
Reactie op Office Actions: 3-6 maanden om op elke Office Action te reageren.
Publicatie: Ongeveer 1 maand na goedkeuring.
Oppositietermijn: 30 dagen, verlengbaar tot 90 dagen.
Notice of Allowance: Voor aanvragen op basis van voornemen tot gebruik, afgegeven na de oppositietermijn.
Verklaring van gebruik: Moet binnen 6 maanden na de Notice of Allowance worden ingediend, verlengbaar tot 36 maanden.
Afgifte van de registratie: Over het algemeen binnen 9 tot 12 maanden voor aanvragen op basis van gebruik; langer voor aanvragen op basis van voornemen tot gebruik, afhankelijk van de indiening van gebruiksbewijzen.
Tijdens de publicatie- en oppositietermijn kunnen derden oppositie instellen tegen uw aanvraag; deze termijn duurt 30 dagen en kan onder bepaalde omstandigheden tot 90 dagen worden verlengd.
Verwerking na publicatie kan enkele maanden duren, vooral als er geen oppositie is ingesteld maar administratieve stappen de afronding van de registratie vertragen.
Houd er rekening mee dat zelfs nadat de oppositietermijn is afgelopen, vertragingen in statusupdates kunnen optreden als gevolg van extra administratieve verwerking.
Gemiddeld kan het proces 12 tot 18 maanden duren, waarbij aanvragen op basis van voornemen tot gebruik mogelijk langer duren, afhankelijk van de vereisten voor gebruik in de handel en eventuele aangevraagde verlengingen. Aanvragers kunnen merken dat de status gedurende een langere periode na afloop van de oppositietermijn "Published for Opposition" blijft. Dit komt vaak door langdurige administratieve verwerking voordat het definitieve registratiecertificaat wordt afgegeven.
Inzicht in deze vereisten en termijnen is essentieel om het merkaanvraagproces efficiënt te doorlopen en bescherming te verkrijgen voor de merken van uw cliënten in de Verenigde Staten.
