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商標維護常見問題

了解如何維持美國商標的有效狀態。

使用商標註冊 ® 符號有何重要性?
® 符號向他人表明已取得聯邦註冊,可加強對侵權者的保護,並提高在訴訟中獲得損害賠償或利潤的機會。在標籤、吊牌或廣告上使用一次即可;未使用並不會喪失所有權,但可能限制對故意侵權的加強救濟。應在與廣告商、印刷商或被授權人的合約中載明其使用方式。在非商業性提及商標時,無需使用 ®。

若聯邦註冊被撤銷但仍使用 ®,會發生什麼情況?
因錯過維護文件提交而發生撤銷時,PTO 不會發出通知。註冊撤銷後繼續使用 ® 並不適當;應停止使用,直至重新註冊,以免構成誤導性主張。

未註冊商標應如何使用 TM 或 SM 符號?
使用 TM(商標)或 SM(服務商標)以主張所有權並嚇阻仿冒者,例如 The Purple World™。這不提供法定利益,但可表明權利主張。每頁使用一次,或依需要使用以傳達所有權,無需重複。

什麼是 Section 8 和 15 聲明?
Section 8 確認商標持續使用,以維持註冊。Section 15 在連續使用五年後尋求不可爭議性,以加強對抗挑戰的效力。應在註冊後第五年至第六年之間合併提交;須由現所有人提交、檢附證明使用的樣本,且無中斷或挑戰。

商標如何透過 Section 15 取得不可爭議性?
在列入主註冊簿後,就相同商品和服務連續使用五年、無不利法院判決、無待決挑戰、及時提交,且非通用名稱。不可爭議性可阻止針對顯著性的攻擊,但仍允許以詐欺、放棄、不實陳述、合理使用、違反反托拉斯法、功能性、在先權利或通用性提出挑戰。

錯過 Section 8 和 15 提交期限會有什麼後果?
錯過期限會導致註冊被撤銷(Section 8)或喪失不可爭議性(Section 15)。雖有寬限期,但仍有喪失風險;PTO 不會發送提醒。

什麼是 Section 8 聲明和 Section 9 續展?
Section 8 再次確認使用;Section 9 續展註冊。應在註冊後第九年至第十年之間合併提交,其後每十年一次。須證明在註冊的商品和服務上持續使用;未辦理將導致註冊被撤銷。

為何持續使用對商標權利至關重要?
不使用有放棄的風險;三年不使用會產生放棄推定,但可藉由證明有意恢復使用予以推翻。實際放棄取決於事實,而非固定期間。對於 ITU 註冊,使用最遲須在三年內開始。

如何透過維持對商標的控制來防止放棄?
不受限制的使用會淡化識別功能,有放棄的風險。應強制要求產品/服務品質的一致性,如同特許經營規則確保統一體驗。透過檢索、監控 Official Gazette 或監看服務來取締未經授權的使用,以及時主張權利。

裸授權有何風險?
未經品質監督的授權(裸授權)可能導致權利喪失,因為未經監督的商品和服務會削弱商標的顯著性。授權應規定樣本核准及品質控管。

他人商標的允許使用有哪些?
商店可使用商標以表明有該產品可供購買,並釐清所有權(例如 "Levi's sold here")。標籤可註明所包含的商標(例如 "Wear-Dated® by Monsanto")。若所有權不明則會產生問題。文字使用沒有問題;比較廣告必須與原字體/標識相符,以免造成混淆/淡化。

如何避免通用化?
當商標變成產品的同義詞時即發生通用化(例如以 Kleenex 指面紙)。預防方法:與通用名稱搭配使用(Kleenex tissues)、避免作為動詞或一般名詞使用(不要說 "roller blade",而應說在 Rollerblades 上滑行)、使用大寫,並抗議不當使用。

轉讓商標所有權適用哪些概念?
商標屬於財產;轉讓(assignment)須以書面文件為之,為保護隱私可與企業出售分開進行。向 PTO 辦理登記;新所有人取得證書。轉讓必須連同商譽一併為之;裸轉讓(未連同業務/資產)無效。

如何將商標轉讓給新公司?
將商標轉讓給新實體,並向 PTO 登記該轉讓。須辦理續展及持續使用聲明:Section 8/15 於第五年至第六年之間(不可爭議性為選擇性但建議辦理);Section 8/9 於第九年至第十年之間,其後每十年一次。未提交持續使用聲明將導致註冊被撤銷。

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