Al presentar una solicitud de marca en EE. UU., uno de los pasos más críticos del proceso es identificar de forma precisa y adecuada los productos y servicios asociados con su marca. Esta selección determina el alcance de la protección de su marca, afecta los posibles casos de infracción de marca e influye en la facilidad con la que puede extender su marca a otros productos o servicios en el futuro.

Un requisito vital de la U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) es que todos los productos y servicios enumerados en su solicitud de marca deben usarse eventualmente en el comercio de EE. UU. antes de que la marca pueda registrarse. Veamos cómo puede elegir de manera efectiva sus productos y servicios para una solicitud de marca exitosa.

Los productos y servicios se refieren a los productos o actividades específicas que su negocio ofrece bajo la marca que está solicitando. Por ejemplo, si tiene una cafetería, sus productos podrían incluir "coffee beans" mientras que sus servicios podrían involucrar "providing food and drink".

La USPTO utiliza un sistema de clasificación internacional, la Clasificación de Niza, para categorizar los productos y servicios en 45 clases diferentes: 34 para productos y 11 para servicios. Cada clase representa una categoría distinta de productos o actividades. Para facilitar este proceso, la USPTO proporciona una ID Master List, una herramienta que contiene términos preaprobados que categorizan los productos y servicios según los estándares de la USPTO.

Comience por hacer una lista de todos los productos y servicios que su negocio ofrece actualmente bajo la marca propuesta. Sea lo más específico y detallado posible. Un error común es ser demasiado amplio o vago, lo que puede llevar al rechazo por parte de la USPTO. Usar términos preaprobados de la USPTO ID Master List puede ayudar a garantizar la especificidad y la alineación con los requisitos de la USPTO.

Si bien sus ofertas actuales son un buen punto de partida, es igualmente importante considerar los planes futuros de su negocio. ¿Hay algún producto o servicio nuevo que planee ofrecer en los próximos años? Inclúyalos en su solicitud siempre que tenga una intención de buena fe de usar la marca con estos productos o servicios adicionales.

Cada producto o servicio debe asignarse a una de las 45 clases definidas en la Clasificación de Niza. A menudo, una sola marca cubrirá varias clases. Por ejemplo, un restaurante podría presentar bajo la Clase 43 para "restaurant services", pero también bajo la Clase 30 para "coffee beans" si venden su propio café de marca.

No necesita hacer su propia investigación de clasificación. Su abogado hará esto por usted y diseñará una estrategia con usted sobre cómo proteger mejor su marca. Puede usar recursos como la USPTO ID Master List para identificar términos específicos y aceptados, lo que garantiza un procesamiento de la solicitud más rápido y fluido.

La USPTO ID Master List es una herramienta valiosa para los solicitantes que desean verificar la corrección de las clasificaciones de sus productos o servicios. Para usar la herramienta, siga estos pasos:

Para que una marca se registre en EE. UU., la marca debe usarse en el comercio para todos los productos y servicios identificados en la solicitud. "Uso en el comercio" significa que está usando la marca para vender sus productos o servicios a través de las fronteras estatales o a nivel internacional.

Al presentar una solicitud de marca, puede presentarla con base en el uso actual (Section 1(a)) o en la intención de uso (Section 1(b)). Si presenta bajo intención de uso, más adelante deberá presentar un Statement of Use o un Amendment to Allege Use que demuestre el uso en el comercio para cada producto o servicio. No probar el uso con todos los productos o servicios puede resultar en la denegación de su solicitud o en una reducción de su protección solo a aquellos productos o servicios para los que se haya demostrado el uso.

Tenga en cuenta que es un delito federal hacer una declaración falsa a la USPTO y hacerlo hará que su marca sea inexigible contra otras partes y probablemente cancelada. Por lo tanto, sea honesto y preciso al especificar los productos o servicios que está usando actualmente o que tiene la intención de usar en el comercio.

Una solicitud de marca es una instantánea de su negocio en la fecha en que presenta la solicitud. Los negocios se expanden y crecen con el tiempo hacia nuevos productos y servicios. Esto lleva a que las personas cometan errores fatales al redactar sus solicitudes de marca.

Un enfoque común que adoptan los solicitantes de marca sin representación es revisar las marcas registradas de sus competidores y simplemente copiar la totalidad de sus productos y servicios en su propia solicitud. Esto generalmente no funciona porque las empresas más antiguas y establecidas tendrán ofertas de productos y servicios mucho más amplias en comparación con un negocio nuevo. Compare una nueva empresa de ropa deportiva con Nike® y se puede imaginar rápidamente cómo la estrategia de copiar no funcionará.

Los términos de categoría amplios o vagos como "Lawn and Garden Tools" pueden llevar a rechazos o retrasos en el procesamiento por parte de la USPTO. Usar descripciones específicas y preaprobadas de la USPTO ID Master List ayuda a agilizar el proceso de solicitud y reduce las posibilidades de rechazo debido a un lenguaje ambiguo.

Además, copiar la descripción de los productos y servicios de los competidores probablemente pasará por alto diferencias importantes entre los negocios. La oficina de marcas se negará a registrar solicitudes en las que los productos y servicios solicitados no coincidan al 100 % con la evidencia presentada para demostrar el uso en el comercio. Es un error costoso gastar cientos de dólares en tasas y esperar meses para una revisión, solo para que se deniegue el registro debido a una redacción descuidada.

Su solicitud de marca debe reflejar los productos y servicios que realmente ha vendido a consumidores de EE. UU. si presenta con base en su uso real.

Si presenta con base en su intención de uso de la marca en el futuro, su solicitud debe reflejar aquellos productos que podrá vender antes de que se agoten las prórrogas de tiempo para presentar un Statement of Use.

Tenga en cuenta que, aunque no enumere cada artículo de una clase que algún día pueda vender, aún está protegido por la doctrina de la zona natural de expansión. Obtiene derechos amplios sobre una clasificación e incluso sobre clases relacionadas, aunque no estén explícitamente enumeradas en su solicitud o registro.

Las grandes empresas como Nike® y Starbucks® literalmente tienen cientos de solicitudes de marca y registros para sus nombres de marca principales. A medida que lanzan nuevos productos y servicios, vuelven a la oficina de marcas. Nike® comenzó con zapatos, pero unos años después solicitó proteger NIKE para ropa deportiva y, varios años después, proteger NIKE como marca para aplicaciones móviles de seguimiento del rendimiento al correr.

Su negocio debe adoptar el mismo enfoque. No hay atajos ni trucos para eludir los requisitos de uso en el comercio. Su negocio simplemente necesita presentar nuevas solicitudes para nuevos productos y servicios a medida que se lanzan con el tiempo.