Al presentar una solicitud de registro de marca en Estados Unidos, uno de los pasos más importantes del proceso es identificar de forma precisa y adecuada los productos y servicios asociados a su marca. Esta selección determina el alcance de la protección de su marca, repercute en posibles casos de infracción de marca e influye en la facilidad con la que puede ampliar su marca a otros productos o servicios en el futuro.

Un requisito fundamental de la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO) es que todos los productos y servicios enumerados en su solicitud de marca deben utilizarse finalmente en el comercio de EE.UU. antes de poder registrar la marca. Veamos cómo elegir eficazmente los productos y servicios para que la solicitud de marca tenga éxito.

Los bienes y servicios se refieren a los productos o actividades específicos que su empresa ofrece bajo la marca que está solicitando. Por ejemplo, si regenta una cafetería, sus productos podrían incluir "granos de café", mientras que sus servicios podrían consistir en "ofrecer comida y bebida".

La USPTO utiliza un sistema de clasificación internacional, la Clasificación de Niza, para clasificar los productos y servicios en 45 clases diferentes: 34 para productos y 11 para servicios. Cada clase representa una categoría distinta de productos o actividades.

Pasos para seleccionar los productos y servicios adecuados

Empiece por hacer una lista de todos los productos y servicios que su empresa ofrece actualmente bajo la marca propuesta. Sea lo más específico y detallado posible. Un error común es ser demasiado amplio o vago, lo que puede llevar al rechazo por parte de la USPTO.

Aunque sus ofertas actuales son un buen punto de partida, es igualmente importante considerar sus planes de negocio futuros. ¿Tiene previsto ofrecer nuevos productos o servicios en los próximos años? Inclúyalos en su solicitud siempre que tenga la intención de buena fe de utilizar la marca con estos productos o servicios adicionales.

Cada producto o servicio debe asignarse a una de las 45 clases definidas en la Clasificación de Niza. A menudo, una sola marca abarca varias clases. Por ejemplo, un restaurante puede presentar una solicitud en la clase 43 para "servicios de restauración", pero también en la clase 30 para "café en grano" si vende su propia marca de café.

Para que una marca pueda registrarse en EE.UU., debe utilizarse en el comercio para todos los productos y servicios identificados en la solicitud. "Uso en el comercio" significa que usted está utilizando la marca para vender sus productos o servicios a través de las fronteras estatales o internacionalmente.

Al presentar una solicitud de marca, puede hacerlo basándose en el uso actual (Sección 1(a)) o en el uso previsto (Sección 1(b)). Si presenta una solicitud basada en el uso previsto, tendrá que presentar posteriormente una Declaración de uso o una Enmienda de alegación de uso que demuestre el uso en el comercio de cada producto o servicio. No demostrar el uso con todos los productos o servicios puede dar lugar a la denegación de su solicitud o a una limitación de su protección a sólo aquellos productos o servicios para los que se haya demostrado el uso.

Tenga en cuenta que hacer una declaración falsa a la USPTO es un delito federal y que, si lo hace, su marca no podrá hacerse valer frente a terceros y probablemente se anulará... Por lo tanto, sea honesto y preciso cuando especifique los productos o servicios que utiliza actualmente o pretende utilizar en el comercio.

Una solicitud de marca es una instantánea de su negocio en la fecha en que presenta la solicitud. Las empresas se expanden y crecen con el tiempo hacia nuevos productos y servicios. Esto lleva a la gente a cometer errores fatales en la redacción de sus solicitudes de marca.

Un enfoque común que adoptan los solicitantes de marcas sin representación es revisar las marcas registradas de sus competidores y simplemente copiar la totalidad de sus productos y servicios en su propia solicitud. Esto no suele funcionar porque las empresas más antiguas y consolidadas tienen una oferta de productos y servicios mucho más amplia que una empresa nueva. Compare una nueva empresa de ropa deportiva con Nike® y podrá imaginar rápidamente que la estrategia de copia no funcionará.

Además, si se copia la descripción de los productos y servicios de la competencia, es probable que se pasen por alto diferencias importantes entre las empresas. La oficina de marcas denegará el registro de solicitudes cuando los productos y servicios solicitados no coincidan al 100% con las pruebas presentadas para demostrar el uso en el comercio. Es un error caro gastarse cientos de dólares en tasas y esperar meses para una revisión, sólo para que se deniegue el registro por una redacción chapucera.

Su solicitud de marca debe reflejar los productos y servicios que ha vendido realmente a los consumidores estadounidenses si presenta la solicitud basándose en su uso real.

Si su solicitud se basa en su intención de utilizar la marca en el futuro, su solicitud debe reflejar los productos que podrá vender antes de que se agoten las prórrogas para presentar una declaración de uso.

Tenga en cuenta que aunque no enumere todos y cada uno de los artículos de una clase que pueda vender algún día, sigue estando protegido por la Doctrina de la Zona Natural de Expansión. Usted obtiene amplios derechos sobre una clasificación e incluso sobre clases relacionadas, aunque no figuren explícitamente en su solicitud o registro.

Grandes empresas como Nike® y Starbucks® tienen literalmente cientos de solicitudes y registros de marcas para sus principales nombres comerciales. A medida que lanzan nuevos productos y servicios, vuelven a la oficina de marcas. Nike® empezó con zapatillas, pero unos años más tarde solicitó la protección de NIKE para ropa deportiva, y varios años después para proteger NIKE como marca para aplicaciones móviles de seguimiento del rendimiento en carrera.

Su empresa debe adoptar el mismo enfoque. No hay atajos ni trucos para eludir los requisitos de uso en el comercio. Su empresa sólo tiene que presentar nuevas solicitudes para nuevos productos y servicios a medida que se vayan lanzando.