Op elk moment nadat een buitenlands merk is geregistreerd, is het mogelijk om de registratie te gebruiken als basis voor het indienen van een Amerikaanse merkaanvraag.
Een voordeel van het gebruik van een buitenlandse merkregistratie als indieningsbasis voor een Amerikaanse merkaanvraag is dat u geen gebruik in de handel binnen de VS hoeft aan te tonen om uw initiële registratie te verkrijgen. U zult echter wel gebruik van het merk in de handel binnen de Verenigde Staten moeten aantonen wanneer het merk wordt verlengd tussen het 5e en 6e jaar na de datum van de Amerikaanse registratie.
Let op dat uw Amerikaanse merkaanvraag identiek moet zijn aan uw buitenlandse registratie en hetzelfde merk en dezelfde waren en diensten moet dekken.
Bijvoorbeeld, als uw buitenlandse registratie voor een logo is, dan moet uw Amerikaanse merkaanvraag hetzelfde, identieke logo dekken. Verder moeten de internationale klassen en de lijst van waren en diensten op uw buitenlandse registratie worden overgenomen in uw Amerikaanse merkaanvraag. U kunt geen waren en diensten toevoegen aan uw Amerikaanse merkaanvraag die niet in uw buitenlandse registratie staan vermeld en uw buitenlandse registratie als indieningsbasis voor die nieuwe waren en diensten claimen. Als u echter slechts enkele van de klassen wilt beschermen die in uw buitenlandse registratie staan vermeld, en niet allemaal, is dat toegestaan.
Om uw Amerikaanse merkaanvraag die is ingediend op basis van een buitenlandse registratie af te ronden, moeten wij de Amerikaanse examiner een kopie van de buitenlandse registratie, vertaald in het Engels, verstrekken. Op dat moment wordt de buitenlandse registratie beoordeeld om te waarborgen dat de internationale klassen en waren en diensten overeenkomen met de Amerikaanse merkaanvraag voordat een registratie wordt verleend.
Het is belangrijk om op te merken dat het hebben van een buitenlandse registratie niet garandeert dat er een registratie in de VS voor uw merk wordt verleend. Elke Amerikaanse merkaanvraag wordt beoordeeld op naleving van het Amerikaanse merkenrecht en op verwarrende gelijkenis met eerder ingediende en geregistreerde Amerikaanse merken.
Een Section 44(e)-indiening is gebaseerd op een bestaande buitenlandse registratie voor hetzelfde merk en dezelfde of engere waren en diensten. U moet nog steeds gebruik in de handel in de VS aantonen wanneer u de Amerikaanse registratie onderhoudt tussen het 5e en 6e jaar. Een buitenlandse registratie garandeert geen Amerikaanse registratie. Voor indieningen op basis van een hangende buitenlandse aanvraag, zie merkaanvragen op basis van buitenlandse merkaanvragen.