Przy składaniu zgłoszenia znaku towarowego w USA jednym z najważniejszych kroków w procesie jest dokładne i właściwe określenie towarów i usług powiązanych z Twoim znakiem towarowym. Ten wybór określa zakres ochrony Twojego znaku, wpływa na potencjalne sprawy o naruszenie znaku towarowego oraz na to, jak łatwo będziesz mógł w przyszłości rozszerzyć znak na inne produkty lub usługi.

Jednym z kluczowych wymogów U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) jest to, że wszystkie towary i usługi wymienione w zgłoszeniu znaku towarowego muszą ostatecznie być używane w obrocie w USA, zanim znak towarowy będzie mógł zostać zarejestrowany. Przyjrzyjmy się, jak skutecznie wybrać towary i usługi, aby zgłoszenie znaku towarowego zakończyło się sukcesem.

Towary i usługi oznaczają konkretne produkty lub działania, które Twoja firma oferuje pod znakiem towarowym, o który się ubiegasz. Na przykład, jeśli prowadzisz kawiarnię, Twoje towary mogą obejmować „ziarna kawy”, a usługi — „świadczenie usług w zakresie żywności i napojów”.

USPTO stosuje międzynarodowy system klasyfikacji, Klasyfikację nicejską, do kategoryzowania towarów i usług w 45 różnych klasach – 34 dla towarów i 11 dla usług. Każda klasa reprezentuje odrębną kategorię produktów lub działań. Aby ułatwić ten proces, USPTO udostępnia ID Master List, narzędzie zawierające wstępnie zatwierdzone terminy, które kategoryzują towary i usługi zgodnie ze standardami USPTO.

Zacznij od sporządzenia listy wszystkich towarów i usług, które Twoja firma obecnie oferuje pod proponowanym znakiem towarowym. Bądź tak konkretny i szczegółowy, jak to możliwe. Częstym błędem jest zbyt szerokie lub nieprecyzyjne sformułowanie, co może prowadzić do odrzucenia przez USPTO. Korzystanie z wstępnie zatwierdzonych terminów z USPTO ID Master List pomaga zapewnić konkretność i zgodność z wymogami USPTO.

Choć obecna oferta jest dobrym punktem wyjścia, równie ważne jest uwzględnienie przyszłych planów biznesowych. Czy planujesz oferować nowe towary lub usługi w ciągu najbliższych kilku lat? Uwzględnij je w zgłoszeniu, o ile masz rzeczywisty zamiar używania znaku w odniesieniu do tych dodatkowych towarów lub usług.

Każdy towar lub usługa musi zostać przypisany do jednej z 45 klas określonych w Klasyfikacji nicejskiej. Często jeden znak towarowy obejmuje wiele klas. Na przykład restauracja może złożyć zgłoszenie w klasie 43 dla „usług restauracyjnych”, a także w klasie 30 dla „ziaren kawy”, jeśli sprzedaje własną kawę pod marką.

Nie musisz samodzielnie prowadzić badań klasyfikacyjnych. Twój pełnomocnik zrobi to za Ciebie i wspólnie z Tobą opracuje strategię najlepszej ochrony Twojej marki. Może korzystać z zasobów takich jak USPTO ID Master List, aby wskazać konkretne i akceptowane terminy, zapewniając szybsze i sprawniejsze procedowanie zgłoszenia.

USPTO ID Master List to cenne narzędzie dla zgłaszających, którzy chcą zweryfikować poprawność klasyfikacji swoich towarów lub usług. Aby skorzystać z narzędzia, wykonaj następujące kroki:

Aby znak towarowy został zarejestrowany w USA, znak towarowy musi być używany w obrocie w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu. „Używanie w obrocie” oznacza, że używasz znaku do sprzedaży towarów lub usług w obrocie międzystanowym lub międzynarodowym.

Przy składaniu zgłoszenia znaku towarowego możesz złożyć je na podstawie bieżącego używania (Section 1(a)) lub zamierzonego używania (Section 1(b)). Jeśli składasz zgłoszenie na podstawie zamierzonego używania, konieczne będzie późniejsze złożenie Statement of Use lub Amendment to Allege Use wykazującego używanie w obrocie w odniesieniu do każdego towaru lub usługi. Niedowodzenie używania w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług może skutkować odmową zgłoszenia lub zawężeniem ochrony wyłącznie do tych towarów lub usług, w odniesieniu do których używanie zostało wykazane.

Pamiętaj, że złożenie fałszywego oświadczenia wobec USPTO jest przestępstwem federalnym, a jego skutkiem będzie to, że Twój znak towarowy nie będzie egzekwowalny wobec innych stron i prawdopodobnie zostanie unieważniony. Dlatego bądź szczery i precyzyjny, określając towary lub usługi, których obecnie używasz lub zamierzasz używać w obrocie.

Zgłoszenie znaku towarowego stanowi obraz Twojej firmy na dzień złożenia zgłoszenia. Firmy z czasem się rozwijają i wchodzą w nowe produkty i usługi. To prowadzi do popełniania poważnych błędów przy sporządzaniu zgłoszeń znaków towarowych.

Częstym podejściem zgłaszających bez pełnomocnika jest przeglądanie zarejestrowanych znaków towarowych konkurencji i po prostu kopiowanie całości ich towarów i usług do własnego zgłoszenia. Zazwyczaj to nie działa, ponieważ starsze, bardziej ugruntowane firmy mają znacznie szerszą ofertę towarów i usług w porównaniu z nową firmą. Porównaj nową firmę odzieży sportowej z Nike®, a szybko można sobie wyobrazić, dlaczego strategia kopiowania nie zadziała.

Szerokie lub nieprecyzyjne terminy kategorii, takie jak „Lawn and Garden Tools”, mogą prowadzić do odrzuceń lub opóźnień w procedowaniu przez USPTO. Korzystanie z konkretnych, wstępnie zatwierdzonych opisów z USPTO ID Master List pomaga usprawnić proces zgłoszenia i zmniejsza ryzyko odrzucenia z powodu niejednoznacznego języka.

Ponadto kopiowanie opisu towarów i usług konkurencji prawdopodobnie pominie istotne różnice między firmami. Urząd znaków towarowych odmówi rejestracji zgłoszeń, w których zgłoszone towary i usługi nie odpowiadają w 100% dowodom przedstawionym w celu wykazania używania w obrocie. To kosztowny błąd: wydać setki dolarów na opłaty i czekać miesiącami na rozpatrzenie, tylko po to, by odmówiono rejestracji z powodu niedbałego sporządzenia zgłoszenia.

Twoje zgłoszenie znaku towarowego musi odzwierciedlać produkty i usługi, które faktycznie sprzedałeś konsumentom w USA, jeśli składasz zgłoszenie na podstawie rzeczywistego używania.

Jeśli składasz zgłoszenie na podstawie zamiaru używania znaku w przyszłości, zgłoszenie musi odzwierciedlać te towary, które będziesz w stanie sprzedać, zanim wyczerpią się przedłużenia terminu na złożenie Statement of Use.

Pamiętaj, że nawet jeśli nie wymieniasz każdego pojedynczego towaru w klasie, który kiedyś możesz sprzedawać, nadal jesteś chroniony przez doktrynę naturalnej strefy ekspansji. Uzyskujesz szerokie prawa do klasyfikacji, a nawet klas pokrewnych, nawet jeśli nie są one wyraźnie wymienione w zgłoszeniu lub rejestracji.

Duże firmy, takie jak Nike® i Starbucks®, mają dosłownie setki zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych dla swoich głównych nazw marek. Gdy wprowadzają nowe produkty i usługi, wracają do urzędu znaków towarowych. Nike® zaczynało od butów, ale kilka lat później złożyło zgłoszenie w celu ochrony NIKE dla odzieży sportowej, a następnie po kilku latach w celu ochrony NIKE jako marki aplikacji mobilnych do śledzenia wyników biegowych.

Twoja firma musi przyjąć to samo podejście. Nie ma skrótów ani sztuczek, które pozwoliłyby ominąć wymogi używania w obrocie. Twoja firma po prostu musi składać nowe zgłoszenia dla nowych produktów i usług w miarę ich wprowadzania na rynek.