Lorsque vous déposez une demande de marque aux États-Unis, l’une des étapes les plus critiques du processus consiste à identifier de manière précise et appropriée les produits et services associés à votre marque. Cette sélection détermine l’étendue de la protection de votre marque, influe sur d’éventuelles affaires de contrefaçon de marque et conditionne la facilité avec laquelle vous pourrez étendre votre marque à d’autres produits ou services à l’avenir.

Une exigence essentielle de l’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) est que tous les produits et services indiqués dans votre demande de marque doivent finalement être utilisés dans le commerce aux États-Unis avant que la marque puisse être enregistrée. Examinons comment vous pouvez choisir efficacement vos produits et services pour une demande de marque réussie.

Les produits et services désignent les produits ou activités spécifiques que votre entreprise propose sous la marque pour laquelle vous déposez une demande. Par exemple, si vous exploitez un café, vos produits pourraient inclure « grains de café » tandis que vos services pourraient consister à « fournir des aliments et des boissons ».

L’USPTO utilise un système de classification internationale, la Classification de Nice, pour classer les produits et services en 45 classes différentes – 34 pour les produits et 11 pour les services. Chaque classe représente une catégorie distincte de produits ou d’activités. Pour faciliter ce processus, l’USPTO fournit une ID Master List, un outil contenant des termes préapprouvés qui classent les produits et services selon les normes de l’USPTO.

Commencez par dresser une liste de tous les produits et services que votre entreprise propose actuellement sous la marque proposée. Soyez aussi précis et détaillé que possible. Une erreur courante consiste à être trop large ou trop vague, ce qui peut entraîner un rejet par l’USPTO. L’utilisation de termes préapprouvés de l’ID Master List de l’USPTO peut aider à garantir la spécificité et l’alignement sur les exigences de l’USPTO.

Si vos offres actuelles constituent un bon point de départ, il est tout aussi important de tenir compte de vos projets d’entreprise futurs. Prévoyez-vous de proposer de nouveaux produits ou services au cours des prochaines années ? Incluez-les dans votre demande, à condition d’avoir une intention réelle (bona fide) d’utiliser la marque avec ces produits ou services supplémentaires.

Chaque produit ou service doit être attribué à l’une des 45 classes définies dans la Classification de Nice. Souvent, une seule marque couvrira plusieurs classes. Par exemple, un restaurant pourrait déposer en classe 43 pour « services de restauration », mais aussi en classe 30 pour « grains de café » s’il vend son propre café de marque.

Vous n’avez pas besoin d’effectuer vous-même des recherches de classification. Votre avocat le fera pour vous et définira avec vous une stratégie pour protéger au mieux votre marque. Il pourra utiliser des ressources telles que l’USPTO ID Master List pour identifier des termes spécifiques et acceptés, garantissant un traitement plus rapide et plus fluide de la demande.

L’ID Master List de l’USPTO est un outil précieux pour les déposants qui souhaitent vérifier l’exactitude de la classification de leurs produits ou services. Pour utiliser l’outil, suivez ces étapes :

Pour qu’une marque soit enregistrée aux États-Unis, elle doit être utilisée dans le commerce pour tous les produits et services identifiés dans la demande. « Usage dans le commerce » signifie que vous utilisez la marque pour vendre vos produits ou services d’un État à l’autre ou à l’international.

Lorsque vous déposez une demande de marque, vous pouvez déposer sur la base de l’usage actuel (Section 1(a)) ou de l’intention d’usage (Section 1(b)). Si vous déposez sur la base de l’intention d’usage, vous devrez ultérieurement déposer une Statement of Use ou un Amendment to Allege Use démontrant l’usage dans le commerce pour chaque produit ou service. Le défaut de prouver l’usage pour tous les produits ou services peut entraîner le rejet de votre demande ou une restriction de votre protection aux seuls produits ou services pour lesquels l’usage a été prouvé.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une infraction fédérale de faire une fausse déclaration à l’USPTO et que cela aboutira à ce que votre marque soit inopposable aux tiers et probablement radiée. Par conséquent, soyez honnête et précis lorsque vous indiquez les produits ou services que vous utilisez actuellement ou que vous avez l’intention d’utiliser dans le commerce.

Une demande de marque est un instantané de votre entreprise à la date à laquelle vous déposez la demande. Les entreprises s’étendent et se développent au fil du temps vers de nouveaux produits et services. Cela amène les gens à commettre des erreurs fatales lors de la rédaction de leurs demandes de marque.

Une approche courante des déposants de marque non représentés consiste à examiner les marques enregistrées de leurs concurrents et à simplement copier l’intégralité de leurs produits et services dans leur propre demande. Cela ne fonctionne généralement pas, car les entreprises plus anciennes et plus établies auront des offres de produits et services bien plus étendues qu’une nouvelle entreprise. Comparez une nouvelle entreprise de vêtements de sport à Nike® et l’on peut rapidement imaginer pourquoi la stratégie de copie ne fonctionnera pas.

Des termes de catégorie trop larges ou vagues tels que « Outils de pelouse et de jardin » peuvent entraîner des rejets ou des retards de traitement par l’USPTO. L’utilisation de descriptions spécifiques et préapprouvées de l’USPTO ID Master List aide à simplifier le processus de demande et réduit les risques de rejet en raison d’un langage ambigu.

De plus, copier la description des produits et services d’un concurrent passera probablement sous silence des différences importantes entre les entreprises. L’office des marques refusera d’enregistrer les demandes dont les produits et services demandés ne correspondent pas à 100 % aux preuves présentées pour démontrer l’usage dans le commerce. C’est une erreur coûteuse de dépenser des centaines de dollars en frais et d’attendre des mois pour un examen, seulement pour se voir refuser l’enregistrement en raison d’une rédaction négligée.

Votre demande de marque doit refléter les produits et services que vous avez réellement vendus aux consommateurs américains si vous déposez sur la base de votre usage réel.

Si vous déposez sur la base de votre intention d’usage de la marque à l’avenir, votre demande doit refléter les produits que vous serez en mesure de vendre avant d’épuiser les prorogations de délai pour déposer une Statement of Use.

Notez que même si vous n’indiquez pas chaque article d’une classe que vous pourriez un jour vendre, vous êtes toujours protégé par la doctrine de la zone naturelle d’expansion. Vous bénéficiez de droits étendus sur une classification et même sur des classes connexes, même si elles ne sont pas explicitement indiquées sur votre demande ou votre enregistrement.

Les grandes entreprises comme Nike® et Starbucks® ont littéralement des centaines de demandes de marque et d’enregistrements pour leurs principales dénominations de marque. Lorsqu’elles lancent de nouveaux produits et services, elles reviennent à l’office des marques. Nike® a commencé avec des chaussures, mais quelques années plus tard, elle a déposé pour protéger NIKE pour les vêtements de sport, puis plusieurs années plus tard pour protéger NIKE en tant que marque pour des applications mobiles de suivi des performances de course.

Votre entreprise doit adopter la même approche. Il n’existe ni raccourcis ni astuces pour contourner les exigences d’usage dans le commerce. Votre entreprise doit simplement déposer de nouvelles demandes pour les nouveaux produits et services au fur et à mesure de leur lancement.