Markavo travaille avec des avocats et des cabinets d’avocats du monde entier pour les aider à obtenir les marques de leurs clients aux États-Unis. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Quels types de demandes peuvent être déposées ?
Aux États-Unis, des demandes de marque peuvent être déposées pour :
Marques verbales : Marques constituées uniquement de mots, de lettres ou de chiffres, sans police, taille ou couleur particulière.
Marques figuratives : Marques qui comprennent du texte stylisé, des logos ou d’autres éléments graphiques.
Marques combinées : Marques qui intègrent à la fois des éléments verbaux et figuratifs.
Marques de service : Similaires aux marques, mais utilisées pour identifier et distinguer des services plutôt que des produits.
Marques collectives : Utilisées par les membres d’une coopérative, d’une association ou d’un autre groupement collectif pour s’identifier à une norme ou une organisation particulière.
Marques de certification : Indiquent que des produits ou services répondent à certaines normes établies par l’organisme certificateur.
Quelle est la base de dépôt d’une demande de marque ?
L’United States Patent and Trademark Office (USPTO) reconnaît plusieurs bases pour le dépôt d’une demande de marque :
Usage dans le commerce (§1(a)) : La marque est déjà utilisée dans le commerce en lien avec les produits/services énumérés dans la demande.
Intention d’usage (§1(b)) : Le déposant a une intention véritable d’utiliser la marque dans le commerce, mais ne l’a pas encore fait.
Demande étrangère (§44(d)) : Le déposant a déposé une demande étrangère pour la même marque dans son pays d’origine dans les six mois précédant le dépôt aux États-Unis.
Enregistrement étranger (§44(e)) : Le déposant est titulaire d’un enregistrement étranger pour la même marque.
Extension de protection au titre du Madrid Protocol (§66(a)) : Le déposant demande une extension d’un enregistrement international aux États-Unis.
Quelles sont les exigences pour obtenir une date de dépôt ?
Pour obtenir une date de dépôt, une demande de marque doit comprendre :
Nom et adresse du déposant : Nom légal complet et adresse de l’entité ou de la personne physique qui dépose.
Représentation claire de la marque : Une représentation de la marque à enregistrer.
Liste des produits/services : Une identification précise des produits/services associés à la marque.
Base de dépôt : Indication de la base de dépôt, telle que l’usage dans le commerce ou l’intention d’usage.
Taxe de dépôt : Paiement de la taxe de dépôt applicable pour chaque classe de produits/services.
Quelles exigences supplémentaires toutes les demandes doivent-elles remplir pour aboutir à l’enregistrement ?
Au-delà des exigences initiales de dépôt, toutes les demandes de marque doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Spécimen d’usage : Pour les demandes fondées sur l’usage, un spécimen d’usage démontrant l’usage réel dans le commerce est exigé.
Déclaration d’usage/d’intention : Une déclaration vérifiée attestant de l’usage ou de l’intention d’usage de la marque dans le commerce.
Description claire : Une description détaillée de la marque, en particulier pour les marques figuratives.
Classification : Classification correcte des produits/services conformément à l’Arrangement de Nice.
Distinctivité : La marque doit être capable de distinguer les produits/services du déposant de ceux d’autrui.
Quelles exigences supplémentaires s’appliquent aux demandes fondées sur l’usage ?
Pour les demandes fondées sur l’usage dans le commerce (§1(a)), les exigences supplémentaires comprennent :
Usage réel dans le commerce : La marque doit être effectivement utilisée dans le commerce au moment du dépôt.
Spécimen d’usage : Dépôt d’un spécimen d’usage par classe montrant la marque telle qu’utilisée dans le commerce.
Dates de premier usage : Indication des dates de premier usage de la marque, partout et dans le commerce.
Quelles exigences supplémentaires s’appliquent aux demandes fondées sur l’intention d’usage ?
Pour les demandes fondées sur l’intention d’usage (§1(b)), les exigences supplémentaires comprennent :
Déclaration d’intention : Une intention véritable d’utiliser la marque dans le commerce.
Amendment to Allege Use/Statement of Use : Dépôt d’un Amendment to Allege Use ou d’un Statement of Use, accompagné de spécimens d’usage, après que la marque a été utilisée dans le commerce mais avant l’enregistrement.
Demandes de prorogation : Jusqu’à cinq prorogations de six mois pour déposer le Statement of Use si la marque n’a pas encore été utilisée dans le commerce.
Que se passe-t-il après le dépôt de la demande ?
Une fois qu’une demande de marque est déposée :
Examen : L’USPTO examine la demande afin de vérifier sa conformité aux exigences de dépôt et d’éventuels conflits avec des marques existantes.
Office Actions : L’examinateur peut émettre des Office Actions exigeant des précisions ou un refus fondé sur divers motifs.
Publication aux fins d’opposition : Si la demande est approuvée, la marque est publiée dans l’Official Gazette, permettant aux tiers de s’opposer à l’enregistrement dans un délai de 30 jours.
Notice of Allowance : Pour les demandes fondées sur l’intention d’usage, une Notice of Allowance est délivrée après des procédures d’opposition favorables ou si aucune opposition n’est formée.
Certificat d’enregistrement : Si toutes les exigences sont remplies et qu’aucune opposition n’aboutit, la marque passe à l’enregistrement et un certificat d’enregistrement est délivré.
Approuvé pour publication (Approved for PUB) : Ce statut indique que l’examinateur de l’USPTO a approuvé votre demande après résolution des questions antérieures, la préparant à la phase de publication.
Exigence minimale remplie : Indique que toutes les questions d’examen ont été traitées et que la demande est admissible à la publication, servant de confirmation de son admissibilité à l’étape suivante.
Publié aux fins d’opposition : Cette phase comporte une période d’opposition obligatoire de 30 jours pendant laquelle l’USPTO publie la marque dans son Official Gazette, permettant à tout tiers de contester l’enregistrement si nécessaire.
Combien de temps faut-il généralement pour qu’une demande aboutisse à l’enregistrement ?
Le délai pour qu’une demande de marque aboutisse à l’enregistrement varie, mais généralement :
Examen initial : 3 à 4 mois après le dépôt.
Réponse aux Office Actions : 3 à 6 mois pour répondre à chaque Office Action.
Publication : Environ 1 mois après l’approbation.
Période d’opposition : 30 jours, prorogeable jusqu’à 90 jours.
Notice of Allowance : Pour les demandes fondées sur l’intention d’usage, délivrée après la période d’opposition.
Statement of Use : Doit être déposé dans les 6 mois suivant la Notice of Allowance, prorogeable jusqu’à 36 mois.
Délivrance de l’enregistrement : Généralement, dans un délai de 9 à 12 mois pour les demandes fondées sur l’usage ; plus long pour les demandes fondées sur l’intention d’usage selon le dépôt des preuves d’usage.
Pendant la période de publication et d’opposition, des tiers peuvent s’opposer à votre demande ; cette période dure 30 jours et peut être prorogée jusqu’à 90 jours dans certaines circonstances.
Le traitement post-publication peut prendre plusieurs mois, en particulier si aucune opposition n’est formée, mais que des étapes administratives retardent l’achèvement de l’enregistrement.
Sachez que même après la fin de la période d’opposition, des retards dans la mise à jour du statut peuvent survenir en raison d’un traitement administratif supplémentaire.
En moyenne, le processus peut prendre entre 12 et 18 mois, les demandes fondées sur l’intention d’usage pouvant prendre plus de temps en fonction des exigences d’usage dans le commerce et des prorogations demandées. Les déposants peuvent constater que le statut reste « Published for Opposition » pendant une période prolongée après la fin de la période d’opposition. Cela est souvent dû à un traitement administratif prolongé avant la délivrance du certificat d’enregistrement final.
Comprendre ces exigences et ces délais est essentiel pour naviguer efficacement dans le processus de demande de marque et obtenir une protection pour les marques de vos clients aux États-Unis.
