Når du inngir en amerikansk varemerkesøknad, er ett av de mest kritiske trinnene i prosessen å nøyaktig og hensiktsmessig identifisere varene og tjenestene som er knyttet til varemerket ditt. Dette valget avgjør omfanget av beskyttelsen for merket ditt, påvirker potensielle saker om varemerkekrenkelse og innvirker på hvor enkelt du kan utvide merket til andre produkter eller tjenester i fremtiden.

Et viktig krav fra U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) er at alle varer og tjenester som er oppført i varemerkesøknaden din, til slutt må brukes i handelen i USA før varemerket kan registreres. La oss se nærmere på hvordan du effektivt kan velge varene og tjenestene dine for en vellykket varemerkesøknad.

Varer og tjenester viser til de spesifikke produktene eller aktivitetene som virksomheten din tilbyr under varemerket du søker om. Hvis du for eksempel driver en kafé, kan varene dine omfatte «kaffebønner», mens tjenestene kan involvere «servering av mat og drikke».

USPTO bruker et internasjonalt klassifikasjonssystem, Nice-klassifikasjonen, for å kategorisere varer og tjenester i 45 ulike klasser – 34 for varer og 11 for tjenester. Hver klasse representerer en distinkt kategori av produkter eller aktiviteter. For å lette denne prosessen tilbyr USPTO en ID Master List, et verktøy som inneholder forhåndsgodkjente termer som kategoriserer varer og tjenester i henhold til USPTO-standarder.

Start med å lage en liste over alle varer og tjenester virksomheten din for øyeblikket tilbyr under det foreslåtte varemerket. Vær så spesifikk og detaljert som mulig. En vanlig feil er å være for bred eller vag, noe som kan føre til avslag fra USPTO. Å bruke forhåndsgodkjente termer fra USPTO ID Master List kan bidra til å sikre spesifisitet og samsvar med USPTO-kravene.

Selv om dine nåværende tilbud er et godt utgangspunkt, er det like viktig å ta hensyn til dine fremtidige forretningsplaner. Er det noen nye varer eller tjenester du planlegger å tilby i løpet av de neste årene? Ta med disse i søknaden så lenge du har en bona fide intensjon om å bruke merket med disse tilleggsvarene eller -tjenestene.

Hver vare eller tjeneste må tildeles én av de 45 klassene definert i Nice-klassifikasjonen. Ofte vil ett enkelt varemerke dekke flere klasser. For eksempel kan en restaurant inngi under klasse 43 for «restauranttjenester», men også under klasse 30 for «kaffebønner» hvis de selger sin egen merkevarekaffe.

Du trenger ikke å gjøre din egen klassifikasjonsundersøkelse. Advokaten din vil gjøre dette for deg og legge en strategi sammen med deg om hvordan du best kan beskytte merkevaren din. De kan bruke ressurser som USPTO ID Master List for å identifisere spesifikke og aksepterte termer, noe som sikrer raskere og smidigere søknadsbehandling.

USPTO ID Master List er et verdifullt verktøy for søkere som vil verifisere at klassifiseringen av varene eller tjenestene sine er korrekt. For å bruke verktøyet, følg disse trinnene:

For at et varemerke skal registreres i USA, må varemerket brukes i handelen for alle varer og tjenester som er identifisert i søknaden. «Bruk i handelen» betyr at du bruker merket til å selge varene eller tjenestene dine på tvers av delstatsgrenser eller internasjonalt.

Når du inngir en varemerkesøknad, kan du inngi basert på nåværende bruk (Section 1(a)) eller intensjon om bruk (Section 1(b)). Hvis du inngir under intensjon om bruk, må du senere inngi en Statement of Use eller en Amendment to Allege Use som viser bruk i handelen for hver vare eller tjeneste. Unnlatelse av å bevise bruk med alle varer eller tjenester kan føre til avslag på søknaden eller en innsnevring av beskyttelsen til kun de varene eller tjenestene som bruk er bevist for.

Husk at det er et føderalt lovbrudd å gi en uriktig erklæring til USPTO, og å gjøre det vil ende med at varemerket ditt ikke kan håndheves mot andre parter og sannsynligvis slettes. Vær derfor ærlig og presis når du spesifiserer varene eller tjenestene du for øyeblikket bruker eller har intensjon om å bruke i handelen.

En varemerkesøknad er et øyeblikksbilde av virksomheten din på den datoen du inngir søknaden. Virksomheter utvider og vokser over tid inn i nye produkter og tjenester. Dette fører til at folk gjør fatale feil når de utformer varemerkesøknadene sine.

En vanlig tilnærming som varemerkesøkere uten representasjon tar, er å gjennomgå konkurrentenes registrerte varemerker og ganske enkelt kopiere hele listen over varene og tjenestene deres inn i sin egen søknad. Dette fungerer vanligvis ikke fordi eldre, mer etablerte selskaper vil ha langt mer omfattende tilbud av varer og tjenester sammenlignet med en ny virksomhet. Sammenlign et nytt selskap for sportsklær med Nike®, og man kan raskt forestille seg hvordan kopieringsstrategien ikke vil fungere.

Brede eller vage kategoritermer som «plen- og hageredskaper» kan føre til avslag eller forsinkelser i behandlingen hos USPTO. Å bruke spesifikke, forhåndsgodkjente beskrivelser fra USPTO ID Master List bidrar til å strømlinjeforme søknadsprosessen og reduserer sjansen for avslag på grunn av tvetydig språk.

I tillegg vil kopiering av beskrivelsen av konkurrentenes varer og tjenester sannsynligvis overse viktige forskjeller mellom virksomheter. Varemerkekontoret vil nekte å registrere søknader der varene og tjenestene det søkes om, ikke 100 % samsvarer med bevisene som er fremlagt for å vise bruk i handelen. Det er en kostbar feil å bruke hundrevis av dollar på gebyrer og vente i måneder på en gjennomgang, bare for å bli nektet registrering på grunn av slurvete utforming.

Varemerkesøknaden din må gjenspeile hvilke produkter og tjenester du faktisk har solgt til amerikanske forbrukere hvis du inngir basert på din faktiske bruk.

Hvis du inngir basert på intensjon om å bruke merket i fremtiden, må søknaden din gjenspeile de varene du vil kunne selge før du går tom for fristforlengelser til å inngi en Statement of Use.

Merk at selv om du ikke lister opp hver eneste vare i en klasse som du kanskje en dag vil selge, er du likevel beskyttet av doktrinen om naturlig ekspansjonssone. Du får brede rettigheter til en klassifikasjon og til og med relaterte klasser, selv om de ikke er eksplisitt oppført på søknaden eller registreringen din.

Store selskaper som Nike® og Starbucks® har bokstavelig talt hundrevis av varemerkesøknader og -registreringer for sine hovedmerkenavn. Når de lanserer nye produkter og tjenester, er de tilbake hos varemerkekontoret. Nike® startet med sko, men noen år senere søkte de om å beskytte NIKE for sportsklær, deretter noen år senere om å beskytte NIKE som merkevare for mobilapplikasjoner for sporing av løpeprestasjon.

Virksomheten din må ta i bruk den samme tilnærmingen. Det finnes ingen snarveier eller triks for å omgå kravene om bruk i handelen. Virksomheten din må ganske enkelt inngi nye søknader for nye produkter og tjenester etter hvert som de lanseres over tid.