Bij het indienen van een Amerikaanse merkaanvraag is een van de meest kritieke stappen in het proces het nauwkeurig en passend identificeren van de waren en diensten die bij uw merk horen. Deze selectie bepaalt de omvang van de bescherming van uw merk, heeft invloed op mogelijke merkinbreukzaken en beïnvloedt hoe eenvoudig u uw merk in de toekomst kunt uitbreiden naar andere producten of diensten.

Een essentiële vereiste van het U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) is dat alle waren en diensten die in uw merkaanvraag worden vermeld, uiteindelijk in de handel in de VS moeten worden gebruikt voordat het merk kan worden geregistreerd. Laten we ingaan op hoe u uw waren en diensten effectief kunt kiezen voor een succesvolle merkaanvraag.

Waren en diensten verwijzen naar de specifieke producten of activiteiten die uw bedrijf aanbiedt onder het merk waarvoor u een aanvraag indient. Als u bijvoorbeeld een koffiezaak runt, kunnen uw waren "koffiebonen" omvatten, terwijl uw diensten "het verstrekken van eten en drinken" kunnen betreffen.

Het USPTO gebruikt een internationaal classificatiesysteem, de Classificatie van Nice, om waren en diensten in 45 verschillende klassen in te delen – 34 voor waren en 11 voor diensten. Elke klasse vertegenwoordigt een aparte categorie producten of activiteiten. Om dit proces te vereenvoudigen, biedt het USPTO een ID Master List, een tool met vooraf goedgekeurde termen die waren en diensten categoriseren volgens de USPTO-normen.

Begin met het maken van een lijst van alle waren en diensten die uw bedrijf momenteel aanbiedt onder het voorgestelde merk. Wees zo specifiek en gedetailleerd mogelijk. Een veelgemaakte fout is te breed of vaag te zijn, wat tot afwijzing door het USPTO kan leiden. Het gebruik van vooraf goedgekeurde termen uit de USPTO ID Master List kan helpen om specificiteit en afstemming op de USPTO-vereisten te waarborgen.

Hoewel uw huidige aanbod een goed startpunt is, is het even belangrijk om rekening te houden met uw toekomstige bedrijfsplannen. Zijn er nieuwe waren of diensten die u van plan bent binnen de komende jaren aan te bieden? Neem deze op in uw aanvraag, zolang u een bona fide voornemen tot gebruik van het merk voor deze extra waren of diensten heeft.

Elke waar of dienst moet worden toegewezen aan een van de 45 klassen die in de Classificatie van Nice zijn gedefinieerd. Vaak dekt één merk meerdere klassen. Een restaurant kan bijvoorbeeld indienen onder klasse 43 voor "restaurantdiensten", maar ook onder klasse 30 voor "koffiebonen" als zij hun eigen merk koffie verkopen.

U hoeft zelf geen classificatieonderzoek te doen. Uw advocaat doet dit voor u en bepaalt samen met u de strategie om uw merk zo goed mogelijk te beschermen. Zij kunnen bronnen zoals de USPTO ID Master List gebruiken om specifieke en geaccepteerde termen te identificeren, wat zorgt voor een snellere en soepelere verwerking van de aanvraag.

De USPTO ID Master List is een waardevol hulpmiddel voor aanvragers die de juistheid van hun classificaties van waren of diensten willen verifiëren. Volg deze stappen om de tool te gebruiken:

Om een merk in de VS te laten registreren, moet het merk in de handel worden gebruikt voor alle waren en diensten die in de aanvraag zijn vermeld. "Gebruik in de handel" betekent dat u het merk gebruikt om uw waren of diensten over staatsgrenzen heen of internationaal te verkopen.

Bij het indienen van een merkaanvraag kunt u indienen op basis van huidig gebruik (Section 1(a)) of voornemen tot gebruik (Section 1(b)). Als u indient op basis van voornemen tot gebruik, moet u later een verklaring van gebruik of een Amendment to Allege Use indienen waarin gebruik in de handel voor elke waar of dienst wordt aangetoond. Als u het gebruik voor alle waren of diensten niet kunt bewijzen, kan dit leiden tot afwijzing van uw aanvraag of tot beperking van uw bescherming tot alleen die waren of diensten waarvoor gebruik is bewezen.

Houd er rekening mee dat het een federaal misdrijf is om een valse verklaring af te leggen bij het USPTO en dat dit ertoe leidt dat uw merk niet afdwingbaar is tegenover andere partijen en waarschijnlijk wordt doorgehaald. Wees daarom eerlijk en precies bij het specificeren van de waren of diensten die u momenteel gebruikt of van plan bent te gebruiken in de handel.

Een merkaanvraag is een momentopname van uw bedrijf op de datum waarop u de aanvraag indient. Bedrijven groeien en breiden in de loop van de tijd uit naar nieuwe producten en diensten. Dit leidt ertoe dat mensen fatale fouten maken bij het opstellen van hun merkaanvragen.

Een veelgebruikte aanpak van merkaanvragers zonder vertegenwoordiging is om de geregistreerde merken van hun concurrenten te bekijken en eenvoudigweg de volledige lijst van hun waren en diensten in hun eigen aanvraag te kopiëren. Dit werkt meestal niet, omdat oudere, meer gevestigde bedrijven een veel uitgebreider aanbod van waren en diensten hebben dan een nieuw bedrijf. Vergelijk een nieuw sportkledingbedrijf met Nike® en men kan zich snel voorstellen waarom de kopieerstrategie niet werkt.

Brede of vage categorietermen zoals "Lawn and Garden Tools" kunnen leiden tot afwijzingen of vertragingen in de verwerking door het USPTO. Het gebruik van specifieke, vooraf goedgekeurde beschrijvingen uit de USPTO ID Master List helpt het aanvraagproces te stroomlijnen en vermindert de kans op afwijzing vanwege dubbelzinnige taal.

Bovendien zal het kopiëren van de beschrijving van de waren en diensten van concurrenten waarschijnlijk belangrijke verschillen tussen bedrijven over het hoofd zien. Het merkenbureau weigert aanvragen te registreren wanneer de aangevraagde waren en diensten niet 100% overeenkomen met het bewijs dat is overgelegd om gebruik in de handel aan te tonen. Het is een dure fout om honderden dollars aan leges te besteden en maanden te wachten op een beoordeling, alleen om de registratie te worden geweigerd vanwege slordig opstellen.

Uw merkaanvraag moet weergeven welke producten en diensten u daadwerkelijk aan Amerikaanse consumenten hebt verkocht als u indient op basis van uw daadwerkelijk gebruik.

Als u indient op basis van uw voornemen tot gebruik van het merk in de toekomst, moet uw aanvraag die waren weergeven die u zult kunnen verkopen voordat de termijnverlengingen om een verklaring van gebruik in te dienen zijn uitgeput.

Merk op dat, hoewel u niet elk afzonderlijk item in een klasse vermeldt dat u ooit misschien zult verkopen, u nog steeds wordt beschermd door de doctrine van het natuurlijk uitbreidingsgebied. U krijgt ruime rechten op een classificatie en zelfs op verwante klassen, ook al staan deze niet expliciet op uw aanvraag of registratie.

Grote bedrijven zoals Nike® en Starbucks® hebben letterlijk honderden merkaanvragen en -registraties voor hun belangrijkste merknamen. Wanneer zij nieuwe producten en diensten lanceren, keren zij terug naar het merkenbureau. Nike® begon met schoenen, maar een paar jaar later vroegen zij bescherming aan voor NIKE voor sportkleding, en vervolgens een aantal jaren later om NIKE te beschermen als merk voor mobiele applicaties voor het bijhouden van hardloopprestaties.

Uw bedrijf moet dezelfde aanpak volgen. Er zijn geen omwegen of trucs om de vereisten van gebruik in de handel te omzeilen. Uw bedrijf moet eenvoudigweg nieuwe aanvragen indienen voor nieuwe producten en diensten naarmate deze in de loop van de tijd worden gelanceerd.