Ao depositar um pedido de marca nos EUA, um dos passos mais críticos do processo é identificar de forma precisa e adequada os produtos e serviços associados à sua marca. Esta seleção determina o alcance da proteção da sua marca, tem impacto em eventuais casos de violação de marca e influencia a facilidade com que poderá alargar a sua marca a outros produtos ou serviços no futuro.

Um requisito essencial do U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) é que todos os produtos e serviços indicados no seu pedido de marca devem, em algum momento, ser usados no comércio dos EUA antes de a marca poder ser registada. Vamos analisar como pode escolher de forma eficaz os seus produtos e serviços para um pedido de marca bem-sucedido.

Produtos e serviços referem-se aos produtos ou atividades específicas que o seu negócio oferece sob a marca que está a pedir. Por exemplo, se gere uma cafeteria, os seus produtos podem incluir "coffee beans" enquanto os seus serviços podem envolver "providing food and drink".

O USPTO utiliza um sistema de classificação internacional, a Classificação de Nice, para categorizar produtos e serviços em 45 classes diferentes – 34 para produtos e 11 para serviços. Cada classe representa uma categoria distinta de produtos ou atividades. Para facilitar este processo, o USPTO disponibiliza uma ID Master List, uma ferramenta com termos pré-aprovados que categorizam produtos e serviços de acordo com as normas do USPTO.

Comece por fazer uma lista de todos os produtos e serviços que o seu negócio oferece atualmente sob a marca proposta. Seja o mais específico e detalhado possível. Um erro comum é ser excessivamente amplo ou vago, o que pode levar à recusa pelo USPTO. Utilizar termos pré-aprovados da USPTO ID Master List pode ajudar a garantir especificidade e conformidade com os requisitos do USPTO.

Embora as suas ofertas atuais sejam um bom ponto de partida, é igualmente importante considerar os planos futuros do seu negócio. Planeia oferecer novos produtos ou serviços nos próximos anos? Inclua-os no seu pedido, desde que tenha uma intenção bona fide de usar a marca com esses produtos ou serviços adicionais.

Cada produto ou serviço deve ser atribuído a uma das 45 classes definidas na Classificação de Nice. Muitas vezes, uma única marca abrange várias classes. Por exemplo, um restaurante pode depositar na Classe 43 para "restaurant services", mas também na Classe 30 para "coffee beans" se vender o seu próprio café de marca.

Não precisa de fazer a sua própria pesquisa de classificação. O seu advogado fará isso por si e definirá consigo a estratégia para proteger melhor a sua marca. Poderá utilizar recursos como a USPTO ID Master List para identificar termos específicos e aceites, garantindo um processamento do pedido mais rápido e fluido.

A USPTO ID Master List é uma ferramenta valiosa para requerentes que pretendem verificar se as classificações dos seus produtos ou serviços estão corretas. Para utilizar a ferramenta, siga estes passos:

Para que uma marca seja registada nos EUA, a marca deve ser usada no comércio para todos os produtos e serviços identificados no pedido. "Uso no comércio" significa que está a usar a marca para vender os seus produtos ou serviços entre estados ou a nível internacional.

Ao depositar um pedido de marca, pode fazê-lo com base no uso atual (Section 1(a)) ou na intenção de uso (Section 1(b)). Se depositar com base na intenção de uso, terá de apresentar posteriormente um Statement of Use ou um Amendment to Allege Use que demonstre o uso no comércio para cada produto ou serviço. A falta de prova de uso relativamente a todos os produtos ou serviços pode resultar na recusa do seu pedido ou na redução da sua proteção apenas aos produtos ou serviços relativamente aos quais o uso tenha sido comprovado.

Tenha em mente que fazer uma declaração falsa ao USPTO é um crime federal e, se o fizer, a sua marca não poderá ser aplicada contra terceiros e provavelmente será cancelada. Por isso, seja honesto e preciso ao especificar os produtos ou serviços que está atualmente a usar ou que tenciona usar no comércio.

Um pedido de marca é um retrato do seu negócio na data em que deposita o pedido. Os negócios expandem-se e crescem ao longo do tempo para novos produtos e serviços. Isto leva as pessoas a cometer erros fatais na redação dos seus pedidos de marca.

Uma abordagem comum dos requerentes de marca sem representação é analisar as marcas registadas dos concorrentes e simplesmente copiar a totalidade dos seus produtos e serviços para o próprio pedido. Isto normalmente não funciona porque empresas mais antigas e consolidadas terão ofertas de produtos e serviços muito mais alargadas do que um negócio novo. Compare uma nova empresa de vestuário atlético com a Nike® e rapidamente se percebe que a estratégia de copiar não funciona.

Termos de categoria amplos ou vagos, como "Lawn and Garden Tools", podem levar a recusas ou atrasos no processamento pelo USPTO. Utilizar descrições específicas e pré-aprovadas da USPTO ID Master List ajuda a agilizar o processo do pedido e reduz as hipóteses de recusa devido a linguagem ambígua.

Além disso, copiar a descrição dos produtos e serviços dos concorrentes provavelmente ignorará diferenças importantes entre os negócios. O USPTO recusará o registo de pedidos em que os produtos e serviços pedidos não correspondam a 100% à prova apresentada para demonstrar o uso no comércio. É um erro dispendioso gastar centenas de dólares em taxas e esperar meses por uma análise, apenas para ver o registo recusado devido a uma redação descuidada.

O seu pedido de marca deve refletir os produtos e serviços que efetivamente vendeu a consumidores dos EUA, se estiver a depositar com base no uso efetivo.

Se estiver a depositar com base na intenção de usar a marca no futuro, o seu pedido deve refletir aqueles produtos que conseguirá vender antes de esgotar as prorrogações de prazo para apresentar um Statement of Use.

Note que, mesmo que não liste todos os artigos de uma classe que um dia possa vender, continua protegido pela doutrina da zona natural de expansão. Obtém direitos amplos sobre uma classificação e até sobre classes relacionadas, mesmo que não estejam explicitamente indicadas no seu pedido ou registo.

Grandes empresas como a Nike® e a Starbucks® têm literalmente centenas de pedidos de marca e registos para os seus principais nomes de marca. À medida que lançam novos produtos e serviços, voltam ao USPTO. A Nike® começou com sapatos, mas alguns anos depois pediu proteção de NIKE para vestuário atlético e, alguns anos mais tarde, para proteger NIKE como marca de aplicações móveis para acompanhar o desempenho na corrida.

O seu negócio deve adotar a mesma abordagem. Não há atalhos nem truques para contornar os requisitos de uso no comércio. O seu negócio simplesmente precisa de depositar novos pedidos para novos produtos e serviços à medida que estes são lançados ao longo do tempo.