Une lettre/e-mail de mise en demeure (ou de demande) est une correspondance qui indique ou suggère que vous portez potentiellement atteinte à la marque d’un tiers et qui exige que vous cessiez d’utiliser, ou envisagiez de cesser d’utiliser, la marque incriminée. Vous devriez traiter toute lettre/e-mail de ce type avec sérieux. Avant de décider de la marche à suivre, examinez vos options telles que décrites ci-dessous.
Quelles sont mes options ?
Parce qu’il existe plusieurs façons de répondre à une lettre/e-mail de mise en demeure, et que chacune de ces options peut avoir des conséquences juridiques importantes, nous vous recommandons de consulter un avocat expérimenté en matière de litiges de marques. Parmi les options figurent :
1. Répondre
(a) Si vous avez un fondement pour le faire, vous pouvez répondre à la lettre/e-mail et nier toute atteinte ; ou
(b) Vous pouvez répondre en demandant des éléments de preuve plus précis quant aux raisons pour lesquelles le titulaire de la marque estime que vous portez atteinte à sa marque, notamment en examinant les dates de premier usage, si la marque est enregistrée au niveau fédéral, et les zones géographiques où la marque a été utilisée.
2. Ne rien faire
Vous pouvez choisir de ne pas répondre à la lettre/e-mail ni à toute lettre/e-mail de suivi. Certaines lettres/e-mails de mise en demeure relatives à une marque sont envoyées dans l’espoir que certains destinataires seront induits en erreur ou intimidés au point de cesser l’usage ou de payer pour l’usage alors qu’ils n’ont pas besoin de le faire. Toutefois, la décision de ne pas répondre ne doit pas être prise à la légère, car ne rien faire comporte un certain risque. Si vous êtes ultérieurement déclaré responsable d’une atteinte, le tribunal peut déterminer que vous avez agi de manière imprudente et vous infliger des dommages-intérêts supplémentaires.
3. Négocier
Vous pouvez négocier avec le titulaire de la marque une licence d’utilisation de la marque selon des conditions mutuellement acceptables, ou obtenir un accord selon lequel vous ne portez pas atteinte à la marque.
4. Intenter votre propre action en justice
Vous pouvez envisager d’intenter une action contre le titulaire de la marque afin d’obtenir un « jugement déclaratoire » indiquant que votre marque ne porte pas atteinte à la marque.
Un avocat expérimenté en matière de litiges de marques peut vous aider à choisir parmi ces options et d’autres, et à les mettre en œuvre.
Le fait de recevoir une lettre/e-mail du titulaire de la marque signifie-t-il que je fais l’objet d’une action en justice ou que j’en ferai l’objet ?
Recevoir une lettre/e-mail, sans plus, ne signifie pas que vous faites l’objet d’une action en justice. En général, si une action fédérale est intentée contre vous, le titulaire de la marque doit vous signifier deux documents : (1) un document appelé « complaint », qui expose les prétentions formulées contre vous ; et (2) un document appelé « summons ». Le « summons » est délivré par le greffier du tribunal, identifie le tribunal devant lequel l’action a été intentée, contient un numéro de dossier d’identification et vous indique quand vous devez répondre formellement à la complaint. La signification est généralement effectuée en vous remettant les documents en personne ou en les remettant à un agent enregistré de votre entreprise. En raison de cette exigence de signification, vous saurez généralement quand une action a été intentée contre vous.
Que se passe-t-il si la marque n’est pas enregistrée au niveau fédéral, ou si l’enregistrement a expiré ou a fait l’objet d’une radiation ?
L’enregistrement fédéral n’est pas requis pour établir des droits de marque. Même si un enregistrement de marque expire ou fait l’objet d’une radiation, le titulaire de la marque peut continuer à détenir des droits de « common law » sur la marque. Les droits de common law naissent de l’usage réel d’une marque pour des produits ou services particuliers et peuvent permettre à l’utilisateur de common law de contester avec succès l’usage d’une autre partie devant un tribunal.
Ai-je besoin d’un avocat ?
Bien que vous n’ayez pas l’obligation d’avoir un avocat pour répondre à une lettre/e-mail de mise en demeure, un avocat peut vous aider à comprendre la portée de vos droits de marque ainsi que les forces et les faiblesses des allégations portées contre vous. Bien que les conseils et la représentation par des avocats puissent être coûteux, l’assistance d’un avocat peut s’avérer très précieuse. Un avocat peut vous aider à mener la négociation avec votre accusateur et, en définitive, vous épargner des problèmes juridiques supplémentaires coûteux.