Chaque commande de service de demande de marque Markavo® comprend une recherche dans la base de données fédérale américaine des marques portant sur les demandes de marque enregistrées et en instance. Toutefois, vous devriez envisager une recherche de « common law » pour la plupart des demandes de marque afin de réduire le risque de problèmes juridiques futurs. Une fois que vous avez passé commande pour l’un de nos forfaits de marque, demandez simplement à votre avocat d’effectuer également une recherche de common law, ce qu’il peut faire pour un montant supplémentaire de $175.
Pour résumer la valeur d’une recherche de common law en un seul paragraphe, voici une citation directement extraite de l’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) :
Bien que vous ne soyez pas tenu d’avoir un avocat, un avocat peut vous épargner de futurs problèmes juridiques coûteux en effectuant une recherche exhaustive des enregistrements fédéraux, des enregistrements d’État et des marques non enregistrées de « common law » avant que vous ne déposiez votre demande. Les recherches exhaustives sont importantes, car d’autres titulaires de marques peuvent avoir des droits juridiques protégés sur des marques similaires à la vôtre qui ne sont pas enregistrées au niveau fédéral. Par conséquent, ces marques n’apparaîtront pas dans la base de données Trademark Electronic Search System (TESS) de l’USPTO, mais pourraient néanmoins, en fin de compte, empêcher l’usage de votre marque.
Extrait de « What can an attorney do for me? » de l’USPTO
Pour approfondir un peu ces idées, poursuivez votre lecture.
1. Vous risquez d’investir dans la construction d’une marque que vous pourriez perdre à l’avenir
Le droit des marques s’exerce à la fois au niveau fédéral et au niveau des États (chacun des 50 États a ses propres lois sur les marques et sa jurisprudence, qui se sont développées au fil des années). Les droits de marque au niveau des États naissent simplement du fait d’ouvrir une entreprise et de faire de la publicité.
Lorsque vous déposez une demande de marque fédérale, vous cherchez à obtenir des droits exclusifs à l’échelle nationale sur votre marque. Toutefois, l’USPTO ne recherche que dans la base de données fédérale les marques similaires – il est donc tout à fait possible d’enregistrer au niveau fédéral une marque sur laquelle vous n’avez pas de droits, ce qui peut entraîner des résultats désastreux.
Par exemple, imaginons que vous venez de lancer SUPER SUDS, une nouvelle entreprise de savons artisanaux, sous le soleil de la Californie. Vous avez jeté un coup d’œil rapide à la base de données fédérale, n’avez trouvé aucune autre marque portant le même nom, avez envoyé une demande à l’USPTO, et en quelques mois votre marque a été enregistrée sans problème. Marque obtenue, vous avez repris le cours de votre vie.
Entre-temps, quelques années se sont écoulées, vous avez créé un site Web formidable à l’adresse supersuds.com, vous avez quelques centaines de milliers de clients fidèles dans tout le pays, une distribution au détail par des tiers, et vous dépensez des sommes importantes en publicité, mois après mois, pour faire connaître votre marque. Tout fonctionne : les gens commencent à vous remarquer, le téléphone n’arrête pas de sonner avec des commandes, et votre entreprise vient d’être présentée de manière favorable dans un article lifestyle du New York Times. Vous envisagez d’embaucher davantage d’employés pour répondre à la demande.
Puis vous recevez une lettre recommandée du cabinet DreamCrusher & DreamCrusher, LLP. Leur client, SUPER SUDZ, une entreprise de savon de deux personnes qui ne vend du savon que depuis son unique et minuscule magasin au centre-ville de Burlington, dans le Vermont, a vu votre bel article dans le New York Times. Ils ne sont pas du tout ravis que vous ayez volé leur nom. Ils ont fait des recherches et il s’avère qu’ils étaient en activité depuis 8 années entières avant vous. Alléguant des violations du droit des marques de l’État du Vermont, au motif qu’ils avaient commencé à utiliser la marque avant vous, ils exigent que vous cessiez immédiatement de vendre du savon sous la marque SUPER SUDS, sinon ils vous assignent en justice pour contrefaçon de marque.
Vous êtes donc désormais confronté au choix soit de changer de nom, de perdre des années de capital de marque et de sérieusement dérouter votre clientèle fidèle, soit de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour plaider l’affaire, soit de vous accrocher à l’espoir que SUPER SUDZ soit ouvert à une sorte de règlement amiable raisonnable.
N’ayant jamais déposé de demande de marque fédérale, SUPER SUDZ n’est pas apparu dans votre recherche rapide de marque dans la base de données de l’USPTO. Vous n’aviez aucun moyen de savoir qu’ils existaient. Si seulement vous aviez dépensé quelques dollars de plus pour une recherche de marque de common law lorsque vous en aviez l’occasion.
2. Un rapport de recherche de marque vous aidera à vous protéger si vous êtes poursuivi pour contrefaçon de marque
Si vous êtes un jour poursuivi pour contrefaçon de marque, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où la partie adverse peut soutenir avec succès que vous avez sciemment porté atteinte à sa marque. Un rapport de recherche de marque constitue une preuve objective que vous avez tout mis en œuvre pour vous assurer que votre marque était disponible pour un enregistrement à l’échelle nationale et que votre adoption de la marque était raisonnable. Sans rapport de recherche, un avocat compétent va soutenir que vous avez délibérément ignoré les droits de marque de son client et que vous avez poursuivi votre chemin sans aucun égard pour la loi. Outre le fait de devoir trouver une nouvelle marque et la perturbation que cela entraînera pour une entreprise en activité, les contrefacteurs de mauvaise foi ont tendance à devoir assumer les honoraires d’avocat (les leurs et ceux de la partie adverse), les frais de justice, les bénéfices tirés de la marque contrefaite et les dommages-intérêts (parfois triplés).
Un rapport de recherche de common law couvre les demandes de marque et les enregistrements en vigueur auprès de l’USPTO ainsi que les demandes mortes et abandonnées. En outre, notre recherche de common law parcourt également des millions de sites Web et de comptes de médias sociaux à la recherche de contenus similaires et de noms de domaine similaires qui pourraient révéler quelqu’un ayant des droits supérieurs sur votre marque.
Au-delà des mesures que nous prenons pour réaliser une recherche de marque exhaustive, il y a peu d’autres choses que vous pourriez faire pour vous assurer qu’un nom est disponible à l’enregistrement. Un rapport de recherche fait 5 ou 10 pages qui pourraient faire une énorme différence si jamais vous vous retrouviez devant un tribunal.
Conclusion
Déposer et obtenir une marque fédérale sans recherche de common law est tout à fait possible, mais cela comporte de grands risques, qui peuvent ne pas se manifester avant des années ou des décennies. Il n’est probablement pas utile de risquer vos moyens de subsistance futurs pour économiser quelques centaines de dollars maintenant.